nventores ajudam a resolver problemas incómodos, tanto sofisticados como simples, e como resultado, por vezes gozam de celebridades e recompensas consideráveis. O sucesso económico da nossa sociedade também se baseia na inovação. Para encorajar a divulgação pública de invenções, o U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) emite uma patente a um inventor, o que exclui outros de fazer, utilizar, vender ou importar essa invenção para territórios dos EUA durante um período de tempo limitado. Os três tipos de patentes dos EUA abrangem plantas vivas, desenhos ornamentais e invenções úteis (estas últimas são chamadas patentes de “utilidade”). Os produtos familiares outrora protegidos por patentes de utilidade dos EUA incluem a “melhoria da telegrafia” (o telefone) de Alexander Graham Bell, a “máquina voadora” dos irmãos Wright e a “lâmpada incandescente” de Thomas Edison (a lâmpada incandescente). Este artigo fornece a avaliadores como a CPA/ABV um conjunto de procedimentos básicos para a avaliação de patentes de utilidade dos EUA.

Patentes são propriedade intelectual (PI) que pode ter de ser avaliada para fins contabilísticos, fiscais, judiciais e transaccionais em situações que incluem acções de divórcio ou falência, acordos imobiliários, vendas de empresas e fusões de empresas (o que pode exigir a valorização de carteiras de invenções). A capacidade de avaliar patentes pode ser importante para efeitos de relatórios financeiros GAAP nos termos da FASB nos. 141 e 142, especialmente para auditores e avaliadores em indústrias de alta tecnologia em que existem muitas combinações de negócios. Uma compreensão de como avaliar patentes também pode ser útil em compromissos de testemunhas especializadas (ver “Os danos nem sempre são óbvios”).

INVESTIGAÇÃO E COMPARAÇÃO
Algumas patentes são muito valiosas, enquanto muitas não o são. Como as patentes são frequentemente bastante complexas, avaliar uma é normalmente um processo altamente detalhado e caro que requer a contribuição de advogados e consultores com conhecimentos técnicos e experiência específicos. A composição das equipas de avaliação varia em função do compromisso, mas é axiomático que antes de um avaliador poder avaliar algo, ele ou ela tem de compreender o que é. Aqui estão 20 passos para ajudar avaliadores como a CPA/ABV a fazer isso:

1. Verificar se a patente está em vigor. Antes de a CPA/ABV iniciar uma avaliação detalhada, ele ou ela deve verificar se a mesma se justifica. A primeira pergunta a fazer é se as taxas de manutenção da patente estão actualizadas. Caso contrário, a patente pode ser inútil. As taxas de manutenção são devidas no U.S. Patent and Trademark Office aos 3 12, 7 12 e 11 12 anos a partir da emissão. Alguns atrasos de pagamento podem ser corrigidos, mas se as taxas de manutenção não tiverem sido pagas até à data de “cura”, a patente pode não valer nada devido a “abandono”.

2. Identificar o contexto. A premissa de qualquer compromisso de avaliação pode afectar a sua conclusão. Por exemplo, um montante de royalties de patente que pareça razoável numa negociação em condições de mercado pode não ser indicativo do que mais tarde poderá ser avaliado por violação da invenção, se um queixoso processar com sucesso por danos.

3. Recolha de informações. Para patentes particularmente valiosas, a CPA/ABV deve solicitar o seguinte:

Uma cópia do ficheiro do pedido de patente, incluindo toda a correspondência do USPTO.

Uma lista de quaisquer pedidos de patente estrangeiros relacionados com a invenção (e vendas relacionadas).

Cópias de qualquer plano de negócios relevante, estudo de marketing, demonstrações financeiras e avaliação independente.

Descrições de qualquer litígio, passado ou presente.

Cópias de qualquer contrato, acordo de licenciamento ou oferta de licenciamento relativo à patente.

Dados económicos disponíveis sobre a indústria em que a invenção é utilizada.

Cópias de materiais promocionais e publicitários utilizados durante o ano passado relacionados com a invenção ou com o produto em que esta está incorporada.

Informações sobre os custos relativos ao produto patenteado existente ou proposto, incluindo registos de contabilidade de custos e/ou estudos de viabilidade de engenharia.

4. montar uma equipa de avaliação. Especialização em direito de patentes, compreensão de monopólios, capacidade de avaliação de empresas e experiência na tecnologia da patente são muitas vezes essenciais para avaliações precisas de patentes. As equipas de avaliação deveriam idealmente incluir um advogado de patentes e alguém com competências comprovadas em economia de patentes, como um CPA/ABV que tenha testemunhado sobre danos de patentes e que tenha conhecimentos sobre a jurisprudência seminal da questão.

5. Leia a patente. A CPA/ABV deve ou ler cuidadosamente a patente ou entrevistar cuidadosamente um advogado de patentes independente que o tenha feito. Entre outras coisas, a patente inclui o título da invenção, um número de série, o(s) nome(s) do(s) inventor(es) e, se aplicável, o cessionário para quem o(s) inventor(es) transferiu a propriedade. A secção “reivindicações” da patente apresenta as informações mais importantes: o âmbito da invenção. A secção de fundo transmite frequentemente a informação mais útil sobre o potencial económico da patente, mas não é juridicamente vinculativa. A secção “descrição detalhada” pode ser técnica e longa; expressa os aspectos físicos da invenção (um requisito legal) aos que trabalham na disciplina relevante. A menos que seja utilizada para definir as reivindicações, a descrição normalmente não limita o âmbito da invenção e, portanto, não afecta o seu valor. A data da patente permite à CPA/ABV calcular a vida restante da patente. As secções “referências citadas” e “outras referências” fornecem uma lista de documentos de patentes norte-americanas e estrangeiras pertinentes e podem dar uma visão do nicho tecnológico da patente.

6. Investigue o âmbito da patente. O âmbito de protecção de uma patente é frequentemente a base de valor mais importante. As reivindicações de uma patente são análogas às linhas de propriedade imobiliária. A CPA/ABV deve prestar especial atenção à secção de reivindicações para compreender o âmbito de uma patente e como as suas reivindicações se relacionam com o mercado e deve discuti-la com o advogado de patentes da equipa. Para melhor a compreender, a CPA/ABV deve analisar as patentes “citadas”, “relacionadas” e “citadas” – incluindo invenções derivadas – e a medida em que os titulares de patentes tinham limitado o âmbito da sua patente devido aos argumentos apresentados ao USPTO para a obtenção da patente.

7. Falar com um advogado de patentes. A CPA/ABV pode ir às bases de dados de patentes e advogados de patentes em www.uspto.gov para encontrar o(s) advogado(s) autor(es) da patente. Um avaliador precisará do consentimento do titular da patente para discutir detalhes que não sejam do domínio público. Os factores legais que afectam o valor da patente são se houve litígio e, em caso afirmativo, qual foi o resultado; se existe protecção de patentes estrangeiras; e qual a probabilidade de a patente poder ser declarada inválida, infringida ou infringida.

8. Informe-se sobre a validade da patente. A possibilidade de uma patente poder ser considerada inválida se for contestada em tribunal diminui o seu valor. Se se descobrir após a emissão de uma patente que os inventores não cumpriram os requisitos legais para a obter – por exemplo, se não foram os inventores (35 USC secção 102(f)), ou se publicaram informações sobre a invenção ou a colocaram à venda mais de um ano antes da data de aplicação (35 USC secção 102(b))- a patente é inválida e substancialmente inútil.

9. Inquira sobre o bloqueio de patentes. A posse de uma patente não garante o direito de “praticar a invenção” se isso infringir a patente subjacente de outra pessoa. Se a nova invenção infringe uma patente anterior, diz-se que a anterior a “bloqueia”, diminuindo o seu valor potencial. Um advogado de patentes familiarizado com a patente deve investigar a probabilidade de a implementação da patente infringir a patente de outrem.

10. Considerar sinergias entre patentes. Uma carteira de patentes relacionadas pode valer mais para um único proprietário do que as mesmas patentes seriam individualmente para múltiplas partes, porque pode eliminar patentes de bloqueio. Com tais carteiras pode ser vantajoso para o cliente valorizar as patentes como uma família e não individualmente.

11. Investiga a protecção de patentes estrangeiras. Uma vez que as patentes só são aplicáveis dentro das jurisdições que as emitem, as invenções valiosas são frequentemente patenteadas em vários países ao mesmo tempo. Uma patente válida registada em múltiplas jurisdições nacionais terá um mercado maior e valerá mais. Se o cliente não considerar a invenção suficientemente valiosa para se registar em múltiplas jurisdições nacionais, a CPA/ABV deve descobrir o motivo.

12. Considere a vida restante da patente. Para avaliação, a CPA/ABV deve considerar não só a vida legal da patente, mas também o seu contexto económico, tecnológico e regulamentar. Nos Estados Unidos, a vida legal de uma patente de utilidade solicitada após 7 de Junho de 1995, termina 20 anos após a sua primeira data efectiva de depósito (35 USC secção 154). Ao abrigo de disposições transitórias, o prazo de validade de qualquer patente em vigor ou pendente a 7 de Junho de 1995 é o mais longo de 17 anos a contar da data de emissão ou 20 anos a contar da data de depósito. Anteriormente, as patentes eram concedidas por um período de 17 anos a partir da data de emissão.

Um prazo de validade da patente pode ser prolongado até cinco anos se a emissão tiver sido atrasada por uma revisão reguladora pré-comercial ou para compensar certos atrasos processuais do USPTO no processamento do pedido. A vida económica de uma patente pode ser consideravelmente reduzida por desenvolvimentos que tornem a invenção obsoleta.

13. Analisar quaisquer royalties pagos anteriormente pela patente. Para desenvolver um valor para uma patente a partir de uma determinada data, a CPA/ABV deve anotar quaisquer royalties pagos anteriormente pela patente e procurar diferenças no contexto do tempo anterior para o actual e analisá-las e explicá-las. O caso frequentemente citado de violação de patente Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (318 FSupp 1116 (SD NY 1970)) lista 15 factores úteis na análise dos royalties, entre os quais o factor 5, a relação comercial entre o licenciante e o licenciado, e o factor 13, o lucro realizável que deve ser creditado à invenção (ver ” Directrizes da Georgia-Pacific “). Outros factores podem também afectar os royalties. Estes incluem os restantes custos e riscos do desenvolvimento de protótipos, quer o licenciado ou o licenciante deva suportá-los e se é provável que o licenciado ou o licenciante beneficie ou seja sobrecarregado por litígios relacionados com patentes.

14. Inquira sobre qualquer litígio real ou ameaçado envolvendo a patente. O facto de uma patente ter sido litigada com sucesso é uma prova de que os seus proprietários a consideram valiosa e indica aos concorrentes para se manterem fora do mercado. Isto, por sua vez, ajuda a aumentar o seu valor. O oposto também é verdadeiro – uma tentativa falhada de fazer cumprir uma patente pode afectar negativamente o seu valor.

15. Identificar as próximas melhores tecnologias alternativas. Identificar tais tecnologias pode ajudar a CPA/ABV a prever a poupança de custos e/ou o prémio de preço que pode resultar para a patente de um cliente. Por exemplo, se a investigação mostrar que a próxima melhor tecnologia alternativa diminui as margens de lucro em 1% (sendo iguais outros factores), uma taxa de royalties até essa percentagem pode ser razoável. A análise de tecnologias concorrentes ajuda a demonstrar o potencial da invenção para retirar quota de mercado e receitas à concorrência.

16. Estimar uma curva de procura para o item patenteado. A procura de um produto patenteado, que muitas vezes é um conceito chave na análise de danos por perda de lucros, não o é menos numa avaliação da patente. A CPA/ABV deve estimar a curva da procura através da revisão da indústria em que a patente e as tecnologias alternativas competem. Deve falar com profissionais de marketing conhecedores, pesquisar na Internet e realizar um estudo de mercado. A questão-chave é “Qual é o nível de receitas esperado em vários pontos de preços?”.

17. Determinar o ponto de maximização do lucro do produto patenteado. A CPA/ABVs pode determinar o preço unitário para a maximização do lucro da seguinte forma: Primeiro, calcular uma curva de receita marginal (MR) directamente a partir da curva da procura (D) determinada pela sua pesquisa. (As curvas D descem quase sempre porque à medida que o preço unitário diminui, os compradores estão mais aptos a comprar ou “exigir” mais unidades. As curvas MR, que representam a variação da receita total gerada pela venda de uma unidade adicional a vários preços unitários, diminuem de forma semelhante, mas ao dobro da taxa das suas curvas D relacionadas).

Segundo, desenvolvem estimativas preliminares de custos a vários níveis de produção, e delas derivam uma curva de custo marginal (MC). A informação MC por vezes pode ser recolhida a partir de informação de contabilidade de custos e/ou de estudos de viabilidade de engenharia.

Terceiro, se ambas as curvas MR e MC puderem ser determinadas para uma patente, é possível mostrar o preço a que certas quantidades são susceptíveis de ser vendidas. Por exemplo, o preço de maximização do lucro com uma patente é mostrado pelo ponto na curva D directamente acima do ponto de intersecção das curvas MR e MC. Assim, com uma patente, a ABC Corp. poderá conseguir vender 2.500 widgets a 35 dólares cada (ver exposição ). Sem uma patente, contudo, as pressões competitivas farão descer o preço para $10 um widget (onde as curvas D e MC se cruzam) – mas a esse preço baixo a procura total expandirá para 5.000 widgets.

Tal análise pode ajudar a estabelecer um preço-alvo óptimo que maximizará os lucros de um produto recentemente patenteado e verificará a razoabilidade das previsões de cash-flow numa avaliação da patente com abordagem de rendimento. A análise também pode revelar algumas das complexidades económicas que podem surgir num caso de violação de patente, por exemplo, perda incremental de rendimentos, perda de lucros devido à perda de rendimentos, e erosão de preços.

18. Considerar a aplicabilidade das abordagens de avaliação tradicionais. Tradicionalmente, as avaliações são abordadas com base nos custos, mercado e rendimentos. Idealmente, todas as três abordagens devem ser consideradas. No entanto, muitos avaliadores preferem a abordagem de rendimento para avaliar propriedades únicas e geradoras de rendimentos, tais como patentes.

Uma abordagem de custos raramente é útil para as patentes, e a abordagem de mercado pode não ser relevante porque as patentes são únicas por definição e as patentes comparáveis podem ser difíceis de identificar. Os CPA/ABV que utilizam uma abordagem de mercado devem analisar patentes comparáveis em detalhe, incluindo as suas diferenças legais, económicas e técnicas e os respectivos termos de licenciamento ou venda.

19. Fazer uma avaliação de abordagem de rendimento. As variações de uma abordagem de rendimento para a avaliação de patentes podem ser amplamente classificadas como métodos baseados em royalties ou de contribuição de lucros. A “contribuição para o lucro” refere-se ao lucro atribuível a uma patente. “Royalty” refere-se ao fluxo de rendimento esperado pelo titular da patente no âmbito de uma transacção de licenciamento. Se uma contribuição para o lucro ou método de royalty é mais apropriado numa dada situação depende da premissa de valor ou das operações futuras previstas – por exemplo, se uma patente deve ser vendida separadamente ou utilizada como parte de uma empresa em funcionamento.

Outros factores importantes relacionados com uma avaliação das patentes com base numa abordagem de rendimento são

Projecções de vendas. Estas podem ser baseadas numa análise de maximização de lucros (ver exposição) ou num registo histórico se estiver disponível e preditivo de resultados futuros. As taxas de penetração para uma patente jovem podem ser devidas ao impacto inicial do produto e não aos direitos de patente. Se for esse o caso, as taxas de penetração históricas podem não ser aplicáveis a uma previsão de fluxo de caixa descontado.

Taxa de desconto. A taxa de desconto deve reflectir adequadamente os riscos de um investimento na previsão do fluxo de lucro.

Para calcular o rendimento incremental potencial ou a contribuição de lucro a derivar de uma patente, ajuda se a CPA/ABV considerar a vantagem de preço ou prémio associado à venda do produto patenteado e/ou a poupança de custos associada à utilização da patente. As investigações de poupança de custos procuram respostas à pergunta: Quanto dinheiro pouparia um potencial licenciante ao utilizar o produto patenteado? As investigações de prémio de preço implicam encontrar o ponto de preço para maximizar o lucro (ver exposição ). Tipicamente, uma taxa de royalties negociada será inferior à contribuição de lucro económico total projectada de uma patente para fornecer incentivos económicos tanto para o licenciante como para o licenciado.

CPA/ABVs também podem basear a sua avaliação numa análise de cash-flow descontado para cada uma de duas alternativas chave: com uma patente ou sem uma. A análise dos fluxos de caixa descontados teria em conta as despesas prováveis, as despesas de capital e as necessidades de capital de exploração, e utilizaria uma taxa de desconto consistente com a agressividade dos fluxos de caixa previstos, os custos de capital e os riscos do investimento. Os avaliadores poderiam então avaliar a patente como a diferença entre as duas alternativas.

20. Escrever o relatório de avaliação da patente. Os relatórios devem documentar as patentes avaliadas, as suposições feitas e as limitações da análise; os procedimentos seguidos e as conclusões alcançadas; e as qualificações dos membros da equipa de avaliação e as suas respectivas contribuições para a avaliação. Se faltar um membro essencial da equipa – por exemplo, se um advogado de patentes não participou no processo de avaliação – o relatório deve revelar o possível impacto dessa ausência como uma limitação da análise da avaliação.

J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, é um avaliador sénior acreditado na avaliação de empresas, um engenheiro profissional e um advogado de patentes registado nos EUA. Ele fornece serviços profissionais de avaliação de empresas para transacções, contabilidade e impostos dentro do Grupo de Serviços de Consultoria de Avaliação do JPMorgan Chase & Co. As opiniões aqui expressas são as do autor e não representam necessariamente as opiniões do seu empregador ou das suas afiliadas.