es inventeurs aident à résoudre des problèmes contrariants, aussi bien sophistiqués que simples, et, de ce fait, bénéficient parfois d’une célébrité et de récompenses considérables. La réussite économique de notre société repose également sur l’innovation. Afin d’encourager la divulgation publique des inventions, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) délivre à un inventeur un brevet, qui exclut les autres de la fabrication, de l’utilisation, de la vente ou de l’importation de cette invention sur le territoire américain pendant une période limitée. Les trois types de brevets américains couvrent les plantes vivantes, les dessins ornementaux et les inventions utiles (ces dernières sont appelées brevets d' »utilité »). Parmi les produits familiers autrefois protégés par des brevets d’utilité américains, citons le « perfectionnement de la télégraphie » d’Alexander Graham Bell (le téléphone), la « machine volante » des frères Wright et la « lampe à incandescence » de Thomas Edison (l’ampoule électrique). Cet article fournit aux évaluateurs tels que les CPA/ABV un ensemble de procédures de base pour évaluer les brevets d’utilité américains.

Les brevets sont des éléments de propriété intellectuelle (PI) qui peuvent avoir besoin d’être évalués à des fins comptables, fiscales, contentieuses et transactionnelles dans des situations qui incluent des actions de divorce ou de faillite, des règlements de succession, des ventes d’entreprises et des fusions d’entreprises (qui pourraient nécessiter l’évaluation de portefeuilles d’inventions). La capacité d’évaluer les brevets peut être importante aux fins de l’établissement des rapports financiers GAAP conformément aux normes FASB n° 141 et 142, en particulier pour les auditeurs et les évaluateurs dans les industries de haute technologie où les regroupements d’entreprises sont nombreux. Une compréhension de la façon d’évaluer les brevets peut également être utile dans le cadre de missions de témoins experts (voir  » Damages Aren’t Always Patently Obvious « ).

RECHERCHER ET COMPARER
Certains brevets ont beaucoup de valeur, alors que beaucoup n’en ont pas. Les brevets étant souvent assez complexes, en évaluer un est généralement un processus très détaillé et coûteux qui nécessite l’apport d’avocats et de conseillers possédant des connaissances techniques et une expérience spécifiques. La composition des équipes d’évaluation varie selon les missions, mais il est évident qu’avant de pouvoir évaluer quelque chose, un évaluateur doit comprendre de quoi il s’agit. Voici 20 étapes pour aider les évaluateurs tels que les CPA/ABV à le faire :

1. Vérifiez si le brevet est en vigueur. Avant que le CPA/ABV ne commence une évaluation détaillée, il doit voir si celle-ci est justifiée. La première question à se poser est de savoir si les taxes de maintien en vigueur du brevet sont à jour. Si ce n’est pas le cas, le brevet peut être sans valeur. Les taxes de maintien en vigueur sont dues à l’Office américain des brevets et des marques à 3 12, 7 12 et 11 12 ans après la délivrance du brevet. Certains retards de paiement peuvent être rectifiés, mais si les taxes de maintien n’ont pas été payées à la date de « remède », le brevet pourrait ne rien valoir en raison de son « abandon. »

2. Identifiez le contexte. La prémisse de toute mission d’évaluation peut affecter sa conclusion. Par exemple, un montant de redevance de brevet qui semble raisonnable dans une négociation sans lien de dépendance peut ne pas être indicatif de ce qui pourrait être évalué plus tard pour la violation de l’invention si un plaignant réussit à intenter une action en dommages et intérêts.

3. recueillir des informations. Pour les brevets particulièrement précieux, les CPA/ABV devraient demander ce qui suit :

Une copie du dossier de demande du brevet, y compris toute la correspondance de l’USPTO.

Une liste de toutes les demandes de brevet étrangères relatives à l’invention (et aux ventes connexes).

Des copies de tout plan d’affaires, étude marketing, états financiers et évaluation indépendante pertinents.

Descriptions de tout litige, passé ou présent.

Copies de tout contrat, accord de licence ou offre de licence se rapportant au brevet.

Données économiques disponibles sur l’industrie dans laquelle l’invention est utilisée.

Copies des promotions et du matériel publicitaire utilisés au cours de la dernière année concernant l’invention ou le produit dans lequel elle est incorporée.

Informations sur les coûts relatifs au produit breveté existant ou proposé, y compris les registres de comptabilité analytique et/ou les études de faisabilité technique.

4. constituer une équipe d’évaluation. Une expertise en droit des brevets, une compréhension des monopoles, des compétences en matière d’évaluation d’entreprise et une connaissance de la technologie du brevet sont souvent essentielles pour une évaluation précise des brevets. Les équipes d’évaluation devraient idéalement comprendre un conseil en brevets et une personne ayant des compétences avérées en économie des brevets, comme un CPA/ABV qui a témoigné sur les dommages-intérêts liés aux brevets et qui connaît la jurisprudence fondatrice en la matière.

5. Lire le brevet. L’expert-comptable/ABV devrait soit lire attentivement le brevet, soit interroger attentivement un conseil en brevets indépendant qui l’a fait. Entre autres choses, le brevet comprend le titre de l’invention, un numéro de série, le(s) nom(s) du ou des inventeurs et, le cas échéant, le cessionnaire à qui le ou les inventeurs ont transféré la propriété. La section « revendications » du brevet présente l’information la plus importante : la portée de l’invention. La section « historique » transmet souvent les informations les plus utiles sur le potentiel économique du brevet, mais n’est pas juridiquement contraignante. La section « description détaillée » peut être technique et longue ; elle exprime les aspects physiques de l’invention (une exigence légale) pour les personnes travaillant dans la discipline concernée. Sauf si elle est utilisée pour définir les revendications, la description ne limite généralement pas la portée de l’invention et n’affecte donc pas sa valeur. La date du brevet permet à l’ACP/ABV de calculer la durée de vie restante du brevet. Les sections « références citées » et « autres références » fournissent une liste de documents de brevets américains et étrangers pertinents et peuvent donner un aperçu de la niche technologique du brevet.

6. enquêter sur la portée du brevet. L’étendue de la protection d’un brevet est souvent la base la plus importante de la valeur. Les revendications d’un brevet sont analogues aux limites de propriété immobilière. Le CPA/ABV doit prêter une attention particulière à la section des revendications pour comprendre la portée d’un brevet et la manière dont ses revendications sont liées au marché, et il doit en discuter avec le conseil en brevets de l’équipe. Pour mieux le comprendre, le CPA/ABV devrait analyser les brevets  » cités « ,  » connexes  » et  » citants  » – y compris les inventions dérivées – et la mesure dans laquelle les titulaires de brevets avaient limité la portée de leur brevet en raison des arguments présentés à l’USPTO pour obtenir le brevet.

7. discuter avec un conseil en brevets. L’expert-comptable/ABV peut consulter les bases de données des brevets et des conseils en brevets sur www.uspto.gov pour trouver le ou les conseils à l’origine du brevet. Un évaluateur aura besoin du consentement du titulaire du brevet pour discuter de détails qui ne sont pas dans le domaine public. Les facteurs juridiques qui influent sur la valeur du brevet sont les suivants : l’existence d’un litige et, le cas échéant, son issue ; l’existence d’une protection étrangère par brevet ; et la probabilité que le brevet soit déclaré invalide, contrefait ou contrefait.

8. se renseigner sur la validité du brevet. La possibilité qu’un brevet soit déclaré invalide s’il est contesté devant un tribunal diminue sa valeur. S’il est découvert après la délivrance d’un brevet que les inventeurs ne remplissaient pas les conditions légales pour l’obtenir – par exemple, s’ils n’étaient pas les inventeurs (35 USC section 102(f)), ou s’ils avaient publié des informations sur l’invention ou l’avaient offerte à la vente plus d’un an avant la date de la demande (35 USC section 102(b)) – le brevet est invalide et n’a pratiquement aucune valeur.

9. Informez-vous sur le blocage des brevets. La possession d’un brevet ne garantit pas le droit de « pratiquer l’invention » si ce faisant, vous enfreignez le brevet sous-jacent de quelqu’un d’autre. Si la nouvelle invention enfreint un brevet antérieur, on dit que ce dernier la « bloque », ce qui diminue sa valeur potentielle. Un conseil en brevets connaissant bien le brevet doit rechercher quelle est la probabilité que la mise en œuvre du brevet enfreigne le brevet d’un autre.

10. Tenez compte des synergies entre les brevets. Un portefeuille de brevets connexes peut avoir plus de valeur pour un seul propriétaire que les mêmes brevets n’en auraient individuellement pour plusieurs parties, car il peut éliminer les brevets bloquants. Avec de tels portefeuilles, il peut être avantageux pour le client d’évaluer les brevets en tant que famille plutôt qu’individuellement.

11. Étudier la protection des brevets à l’étranger. Comme les brevets ne sont exécutoires que dans les juridictions qui les délivrent, les inventions de valeur sont souvent brevetées dans plusieurs pays à la fois. Un brevet valide enregistré dans plusieurs juridictions nationales aura un marché plus large et vaudra plus. Si le client n’a pas considéré que l’invention avait suffisamment de valeur pour être enregistrée dans plusieurs juridictions nationales, le CPA/ABV doit en découvrir la raison.

12. Tenez compte de la durée de vie restante du brevet. Pour l’évaluation, les CPA/ABV doivent tenir compte non seulement de la durée de vie légale du brevet, mais aussi de son contexte économique, technologique et réglementaire. Aux États-Unis, la durée de vie légale d’un brevet d’utilité demandé après le 7 juin 1995 prend fin 20 ans après la date de dépôt effective la plus ancienne (35 USC section 154). En vertu des dispositions transitoires, la durée de tout brevet en vigueur ou en instance le 7 juin 1995 est la plus longue des deux périodes suivantes : 17 ans à compter de la date de délivrance ou 20 ans à compter de la date de dépôt. Auparavant, les brevets étaient délivrés pour une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance.

La durée de vie d’un brevet peut être prolongée jusqu’à cinq ans si la délivrance a été retardée par un examen réglementaire avant commercialisation ou pour compenser certains retards de procédure de l’USPTO dans le traitement de la demande. La vie économique d’un brevet peut être considérablement raccourcie par des développements qui rendent l’invention obsolète.

13. Analysez toute redevance antérieure payée pour le brevet. Pour développer une valeur pour un brevet à partir d’une certaine date, l’ACP/ABV doit noter toutes les redevances antérieures payées pour le brevet et rechercher les différences de contexte entre le moment précédent et le moment actuel et les analyser et les expliquer. L’affaire de violation de brevet souvent citée Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (318 FSupp 1116 (SD NY 1970)) énumère 15 facteurs utiles à l’analyse des redevances, dont le facteur 5, la relation commerciale entre le concédant et le licencié, et le facteur 13, le bénéfice réalisable qui devrait être crédité à l’invention (voir  » Guidelines from Georgia-Pacific « ). D’autres facteurs peuvent également affecter les redevances. Ils comprennent les coûts et les risques restants du développement du prototype, la question de savoir si le licencié ou le donneur de licence doit les supporter et si le licencié ou le donneur de licence est susceptible de bénéficier ou d’être accablé par les litiges relatifs aux brevets connexes.

14. S’enquérir de tout litige réel ou menacé concernant le brevet. Le fait qu’un brevet ait fait l’objet d’un litige avec succès est la preuve que ses propriétaires estiment qu’il a de la valeur et signale aux concurrents de rester en dehors du marché. Cela contribue à son tour à augmenter sa valeur. L’inverse est également vrai – une tentative ratée de faire respecter un brevet peut avoir un effet négatif sur sa valeur.

15. Identifiez les prochaines meilleures technologies alternatives. L’identification de ces technologies peut aider les CPA/ABV à prévoir les économies de coûts et/ou la prime de prix qui peuvent revenir au brevet d’un client. Par exemple, si la recherche montre que la meilleure technologie alternative suivante déprime les marges bénéficiaires de 1% (les autres facteurs étant égaux), un taux de redevance à hauteur de ce pourcentage pourrait être raisonnable. L’analyse des technologies concurrentes permet de démontrer le potentiel de l’invention à prendre des parts de marché et des revenus à la concurrence.

16. Estimer une courbe de demande pour l’article breveté. La demande pour un produit breveté, qui est souvent un concept clé dans l’analyse des dommages-intérêts pour perte de profits, ne l’est pas moins dans une évaluation de brevet. L’expert-comptable/ABV doit estimer la courbe de la demande en examinant le secteur dans lequel le brevet et les technologies alternatives sont en concurrence. Il doit s’entretenir avec des professionnels du marketing bien informés, effectuer des recherches sur Internet et réaliser une étude de marché. La question clé est la suivante : « Quel est le niveau attendu des recettes à différents niveaux de prix ? »

17. Déterminer le point de maximisation des bénéfices du produit breveté. Les CPA/ABV peuvent déterminer le prix unitaire de maximisation du profit comme suit : Premièrement, calculez une courbe de revenu marginal (MR) directement à partir de la courbe de demande (D) déterminée par votre recherche. (Les courbes D sont presque toujours orientées vers le bas car lorsque le prix unitaire diminue, les acheteurs sont plus enclins à acheter ou à « demander » plus d’unités. Les courbes MR, qui décrivent la variation du revenu total généré par la vente d’une unité supplémentaire à différents prix unitaires, diminuent de la même manière, mais à un rythme deux fois plus rapide que leurs courbes D correspondantes).

Deuxièmement, élaborez des estimations préliminaires des coûts à divers niveaux de production, et à partir de celles-ci, déduisez une courbe de coût marginal (CM). Les informations sur le MC peuvent parfois être recueillies à partir des informations de comptabilité analytique et/ou des études de faisabilité d’ingénierie.

Troisièmement, si les courbes MR et MC peuvent être déterminées pour un brevet, il est possible de montrer le prix auquel certaines quantités sont susceptibles d’être vendues. Par exemple, le prix de maximisation du profit avec un brevet est indiqué par le point de la courbe D directement au-dessus du point d’intersection des courbes MR et MC. Ainsi, avec un brevet, la société ABC pourrait être en mesure de vendre 2 500 gadgets à 35 $ chacun (voir l’illustration ). Sans brevet, cependant, les pressions concurrentielles feront baisser le prix à 10 $ le widget (là où les courbes D et MC se croisent) – mais à ce bas prix, la demande totale s’étendra à 5 000 widgets.

Cette analyse peut aider à établir un prix cible optimal qui maximisera les bénéfices d’un produit nouvellement breveté et à vérifier le caractère raisonnable des prévisions de flux de trésorerie dans une évaluation du brevet fondée sur l’approche du revenu. L’analyse peut également révéler certaines des subtilités économiques qui peuvent survenir dans une affaire de violation de brevet – par exemple, le manque à gagner incrémental, le manque à gagner dû à la perte de revenus et l’érosion des prix.

18. Examinez l’applicabilité des approches d’évaluation traditionnelles. Traditionnellement, les évaluations sont abordées sur la base du coût, du marché et du revenu. Idéalement, les trois approches devraient être envisagées. Cependant, de nombreux évaluateurs préfèrent l’approche par le revenu pour évaluer des biens uniques et générateurs de revenus tels que les brevets.

L’approche par les coûts est rarement utile pour les brevets, et l’approche par le marché peut ne pas être pertinente car les brevets sont uniques par définition et les brevets comparables peuvent être difficiles à identifier. Les CPA/ABV qui utilisent une approche de marché doivent analyser en détail les brevets comparables, y compris leurs différences juridiques, économiques et techniques et les conditions respectives de leur licence ou de leur vente.

19. Faire une évaluation selon l’approche par le revenu. Les variantes d’une approche par les revenus pour évaluer les brevets peuvent être classées en gros comme des méthodes basées sur les redevances ou sur la contribution aux bénéfices. « La contribution aux bénéfices » fait référence au bénéfice attribuable à un brevet. « Redevance » fait référence au flux de revenus attendu par le titulaire du brevet dans le cadre d’une transaction de licence. La question de savoir si une méthode fondée sur la contribution aux bénéfices ou sur les redevances est plus appropriée dans une situation donnée dépend de la prémisse de valeur ou des opérations futures attendues – par exemple, si un brevet doit être vendu séparément ou utilisé dans le cadre d’une entreprise en activité.

Les autres facteurs importants relatifs à une évaluation des brevets selon la méthode du revenu sont

Les projections de ventes. Celles-ci peuvent être basées sur une analyse de maximisation des profits (voir pièce) ou sur un historique si celui-ci est disponible et prédictif des résultats futurs. Les taux de pénétration d’un jeune brevet peuvent être dus à l’impact initial du produit plutôt qu’aux droits de brevet. Si c’est le cas, les taux de pénétration historiques pourraient ne pas être applicables à une prévision de flux de trésorerie actualisés.

Taux d’actualisation. Le taux d’actualisation doit refléter correctement les risques d’un investissement dans le flux de bénéfices prévu.

Pour calculer le revenu supplémentaire potentiel ou la contribution aux bénéfices à tirer d’un brevet, il est utile que les CPA/ABV tiennent compte de l’avantage de prix ou de la prime associée à la vente du produit breveté et/ou des économies de coûts associées à l’utilisation du brevet. Les enquêtes sur les économies de coûts cherchent à répondre à la question suivante : Combien d’argent un donneur de licence potentiel économiserait-il en utilisant le produit breveté ? Les enquêtes sur la prime de prix consistent à trouver le prix permettant de maximiser les profits (voir l’illustration ). Généralement, un taux de redevance négocié sera inférieur à la contribution économique totale projetée d’un brevet afin de fournir des incitations économiques à la fois au concédant et au licencié.

L’ACP/ABV peut également fonder son évaluation sur une analyse des flux de trésorerie actualisés pour chacune des deux principales alternatives : avec un brevet ou sans brevet. L’analyse des flux de trésorerie actualisés tiendrait compte des dépenses probables, des dépenses d’investissement et des besoins en fonds de roulement, et utiliserait un taux d’actualisation compatible avec l’agressivité des flux de trésorerie prévus, les coûts du capital et les risques de l’investissement. Les évaluateurs pourraient alors valoriser le brevet comme la différence entre les deux alternatives.

20. Rédiger le rapport d’évaluation du brevet. Les rapports doivent documenter les brevets évalués, les hypothèses formulées et les limites de l’analyse ; les procédures suivies et les conclusions tirées ; et les qualifications des membres de l’équipe d’évaluation et leurs contributions respectives à l’évaluation. Si un membre essentiel de l’équipe est absent – par exemple, si un conseil en brevets n’a pas participé au processus d’évaluation – le rapport devrait divulguer l’impact possible de cette absence en tant que limitation de l’analyse d’évaluation.

J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, est un évaluateur principal accrédité en évaluations d’entreprises, un ingénieur professionnel et un conseil en brevets américain enregistré. Il fournit des services professionnels d’évaluation d’entreprise pour les transactions, la comptabilité et la fiscalité au sein du Valuation Advisory Services Group de JPMorgan Chase & Co. Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les opinions de son employeur ou de ses affiliés.