nventori aiutano a risolvere problemi fastidiosi, sia sofisticati che semplici, e come risultato a volte godono di una notevole celebrità e ricompensa. Anche il successo economico della nostra società si basa sull’innovazione. Per incoraggiare la divulgazione pubblica delle invenzioni, lo U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) rilascia a un inventore un brevetto, che esclude gli altri dal fare, usare, vendere o importare quell’invenzione nei territori degli Stati Uniti per un periodo di tempo limitato. I tre tipi di brevetti statunitensi coprono piante viventi, disegni ornamentali e invenzioni utili (queste ultime sono chiamate brevetti di “utilità”). Tra i prodotti familiari protetti un tempo dai brevetti di utilità statunitensi vi sono il “miglioramento della telegrafia” (il telefono) di Alexander Graham Bell, la “macchina volante” dei fratelli Wright e la “lampada a incandescenza” (la lampadina) di Thomas Edison. Questo articolo fornisce ai valutatori come i CPA/ABV una serie di procedure di base per la valutazione dei brevetti di utilità statunitensi.

I brevetti sono proprietà intellettuale (IP) che può essere necessario valutare a fini contabili, fiscali, di contenzioso e transazionali in situazioni che includono azioni di divorzio o fallimento, accordi patrimoniali, vendite di aziende e fusioni aziendali (che potrebbero richiedere la valutazione di portafogli di invenzioni). La capacità di valutare i brevetti può essere importante per gli scopi di rendicontazione finanziaria GAAP secondo i numeri 141 e 142 della FASB, specialmente per i revisori e i valutatori nelle industrie high-tech in cui ci sono molte combinazioni di imprese. Una comprensione di come valutare i brevetti può anche essere utile negli impegni dei testimoni esperti (vedere “I danni non sono sempre evidenti per i brevetti”).

RICERCA E CONFRONTO
Alcuni brevetti sono molto preziosi, mentre molti non lo sono. Poiché i brevetti sono spesso piuttosto complessi, valutarne uno è di solito un processo molto dettagliato e costoso che richiede l’apporto di avvocati e consulenti con conoscenze tecniche specifiche ed esperienza. La composizione dei team di valutazione varia a seconda dell’incarico, ma è assiomatico che prima che un valutatore possa valutare qualcosa, lui o lei deve capire cos’è. Ecco 20 passi per aiutare i valutatori come i CPA/ABV a farlo:

1. Controllare se il brevetto è in vigore. Prima che il CPA/ABV inizi una valutazione dettagliata, lui o lei dovrebbe vedere se è giustificata. La prima domanda da fare è se le tasse di mantenimento del brevetto sono aggiornate. In caso contrario, il brevetto potrebbe essere inutile. Le tasse di mantenimento sono dovute all’U.S. Patent and Trademark Office a 3 12 , 7 12 e 11 12 anni dal rilascio. Alcuni ritardi nel pagamento possono essere corretti, ma se le tasse di mantenimento non sono state pagate entro la data di “cura”, il brevetto potrebbe non valere nulla a causa dell'”abbandono”.

2. Identificare il contesto. La premessa di qualsiasi impegno di valutazione può influenzare la sua conclusione. Per esempio, un importo di royalty sul brevetto che sembra ragionevole in una trattativa a viso aperto può non essere indicativo di ciò che potrebbe essere valutato in seguito per la violazione dell’invenzione se un querelante fa causa con successo per danni.

3. Raccogliere informazioni. Per i brevetti di particolare valore, i CPA/ABV dovrebbero richiedere quanto segue:

Una copia del dossier di domanda sul brevetto, compresa tutta la corrispondenza USPTO.

Una lista di qualsiasi domanda di brevetto straniera relativa all’invenzione (e relative vendite).

Copie di qualsiasi business plan pertinente, studio di marketing, rendiconti finanziari e valutazione indipendente.

Descrizioni di qualsiasi controversia, passata o presente.

Copie di qualsiasi contratto, accordo di licenza o offerta di licenza relativa al brevetto.

Dati economici disponibili sul settore in cui l’invenzione è utilizzata.

Copie del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato nell’ultimo anno relativo all’invenzione o al prodotto in cui è incorporata.

Informazioni sui costi relativi al prodotto brevettato esistente o proposto, comprese le registrazioni contabili dei costi e/o gli studi di fattibilità ingegneristica.

4. Assemblare un team di valutazione. L’esperienza nel diritto dei brevetti, la comprensione dei monopoli, le capacità di valutazione del business e un background nella tecnologia del brevetto sono spesso essenziali per una valutazione accurata dei brevetti. I team di valutazione dovrebbero idealmente includere un avvocato specializzato in brevetti e qualcuno con comprovate capacità nell’economia dei brevetti, come un CPA/ABV che abbia testimoniato sui danni da brevetto e sia a conoscenza della giurisprudenza seminale della questione.

5. Leggere il brevetto. Il CPA/ABV dovrebbe leggere attentamente il brevetto o intervistare attentamente un avvocato di brevetti indipendente che l’abbia fatto. Tra le altre cose, il brevetto include il titolo dell’invenzione, un numero di serie, il nome(i) dell’inventore(i) e, se applicabile, il cessionario a cui l’inventore(i) ha trasferito la proprietà. La sezione “rivendicazioni” del brevetto presenta le informazioni più importanti: la portata dell’invenzione. La sezione “background” spesso trasmette le informazioni più utili sul potenziale economico del brevetto, ma non è legalmente vincolante. La sezione “descrizione dettagliata” può essere tecnica e lunga; esprime gli aspetti fisici dell’invenzione (un requisito legale) a coloro che lavorano nella relativa disciplina. A meno che non sia usata per definire le rivendicazioni, la descrizione tipicamente non limita la portata dell’invenzione e quindi non influenza il suo valore. La data del brevetto permette al CPA/ABV di calcolare la vita residua del brevetto. Le sezioni “riferimenti citati” e “altri riferimenti” forniscono una lista di documenti di brevetti statunitensi ed esteri pertinenti e possono dare un’idea della nicchia tecnologica del brevetto.

6. Indagare lo scopo del brevetto. Lo scopo della protezione di un brevetto è spesso la base più importante del valore. Le rivendicazioni di un brevetto sono analoghe alle linee di proprietà immobiliare. Il CPA/ABV dovrebbe prestare molta attenzione alla sezione delle rivendicazioni per capire la portata di un brevetto e come le sue rivendicazioni si riferiscono al mercato e dovrebbe discuterne con l’avvocato specializzato in brevetti del team. Per comprenderlo meglio, il CPA/ABV dovrebbe analizzare i brevetti “citati”, “correlati” e “citanti” – incluse le invenzioni derivate – e la misura in cui i titolari di brevetti hanno limitato la portata del loro brevetto a causa degli argomenti presentati all’USPTO per ottenere il brevetto.

7. Parlare con un avvocato di brevetti. Il CPA/ABV può andare sui database dei brevetti e dei procuratori di brevetti all’indirizzo www.uspto.gov per trovare il/i procuratore/i d’origine del brevetto. Un valutatore avrà bisogno del consenso del titolare del brevetto per discutere dettagli non di dominio pubblico. I fattori legali che influenzano il valore del brevetto sono se c’è stato un contenzioso e, in caso affermativo, qual è stato l’esito; se esiste una protezione estera del brevetto; e quanto è probabile che il brevetto possa essere dichiarato non valido, violato o in violazione.

8. Informarsi sulla validità del brevetto. La possibilità che un brevetto possa essere dichiarato non valido se contestato in tribunale ne diminuisce il valore. Se si scopre dopo il rilascio di un brevetto che gli inventori non hanno soddisfatto i requisiti di legge per ottenerlo – per esempio, se non erano gli inventori (35 USC sezione 102(f)), o se avevano pubblicato informazioni sull’invenzione o l’avevano messa in vendita più di un anno prima della data della domanda (35 USC sezione 102(b)) – il brevetto non è valido e sostanzialmente senza valore.

9. Informatevi sul blocco dei brevetti. Possedere un brevetto non garantisce il diritto di “praticare l’invenzione” se questo viola il brevetto sottostante di qualcun altro. Se la nuova invenzione viola un brevetto precedente, si dice che quello precedente la “blocca”, diminuendone il valore potenziale. Un avvocato specializzato in brevetti che ha familiarità con il brevetto dovrebbe ricercare quanto è probabile che l’implementazione del brevetto infranga il brevetto di un altro.

10. Considerate le sinergie tra i brevetti. Un portafoglio di brevetti correlati può valere di più per un singolo proprietario di quanto gli stessi brevetti varrebbero individualmente per più parti perché può eliminare i brevetti bloccanti. Con tali portafogli può essere un vantaggio per il cliente valutare i brevetti come una famiglia piuttosto che individualmente.

11. Indagare sulla protezione dei brevetti all’estero. Poiché i brevetti sono applicabili solo all’interno delle giurisdizioni che li rilasciano, le invenzioni di valore sono spesso brevettate in diversi paesi contemporaneamente. Un brevetto valido registrato in più giurisdizioni nazionali avrà un mercato più ampio e varrà di più. Se il cliente non ha considerato l’invenzione abbastanza preziosa da registrarla in più giurisdizioni nazionali, il CPA/ABV dovrebbe scoprire perché.

12. Considerare la vita rimanente del brevetto. Per la valutazione, i CPA/ABV devono considerare non solo la vita legale del brevetto ma anche il suo contesto economico, tecnologico e normativo. Negli Stati Uniti, la vita legale di un brevetto di utilità richiesto dopo il 7 giugno 1995, termina 20 anni dopo la sua prima data di deposito effettiva (35 USC sezione 154). In base alle disposizioni transitorie, la durata di qualsiasi brevetto in vigore o in sospeso al 7 giugno 1995 è la più lunga tra 17 anni dalla data di rilascio e 20 anni dalla data di deposito. In precedenza, i brevetti erano concessi per una durata di 17 anni dalla data di rilascio.

Il termine di un brevetto può essere esteso fino a cinque anni se l’emissione è stata ritardata dalla revisione normativa pre-market o per compensare certi ritardi procedurali dell’USPTO nel trattamento della domanda. La vita economica di un brevetto può essere notevolmente ridotta da sviluppi che rendono l’invenzione obsoleta.

13. Analizzare eventuali royalty precedenti pagate per il brevetto. Per sviluppare un valore per un brevetto a partire da una certa data, il CPA/ABV dovrebbe prendere nota di tutte le royalty precedenti pagate per il brevetto e cercare le differenze di contesto dal periodo precedente a quello attuale e analizzarle e spiegarle. Il caso spesso citato di violazione di brevetto Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (318 FSupp 1116 (SD NY 1970)) elenca 15 fattori utili per analizzare le royalties, tra cui il fattore 5, la relazione commerciale tra il licenziante e il licenziatario, e il fattore 13, il profitto realizzabile che dovrebbe essere accreditato all’invenzione (vedi “Linee guida da Georgia-Pacific”). Anche altri fattori possono influenzare le royalties. Essi includono i costi e i rischi rimanenti dello sviluppo del prototipo, se il licenziatario o il licenziante deve sostenerli e se è probabile che il licenziatario o il licenziante tragga beneficio o sia gravato dalle relative controversie sui brevetti.

14. Indagare su qualsiasi controversia reale o minacciata che coinvolga il brevetto. Il fatto che un brevetto sia stato oggetto di controversie con successo è la prova che i suoi proprietari lo ritengono prezioso e segnalano ai concorrenti di stare fuori dal mercato. Questo a sua volta aiuta ad aumentare il suo valore. È vero anche il contrario – un tentativo fallito di far rispettare un brevetto può influenzare negativamente il suo valore.

15. Identificare le tecnologie alternative migliori. Identificare tali tecnologie può aiutare i CPA/ABV a prevedere il risparmio di costi e/o il premio di prezzo che può derivare dal brevetto di un cliente. Per esempio, se la ricerca mostra che la migliore tecnologia alternativa successiva deprime i margini di profitto dell’1% (a parità di altri fattori), un tasso di royalty fino a quella percentuale potrebbe essere ragionevole. Analizzare le tecnologie concorrenti aiuta a dimostrare il potenziale dell’invenzione di sottrarre quote di mercato e ricavi alla concorrenza.

16. Stimare una curva di domanda per l’articolo brevettato. La domanda di un prodotto brevettato, che spesso è un concetto chiave nell’analisi dei danni da perdita di profitto, non lo è meno nella valutazione di un brevetto. Il CPA/ABV dovrebbe stimare la curva di domanda esaminando il settore in cui il brevetto e le tecnologie alternative competono. Lui o lei dovrebbe parlare con professionisti del marketing competenti, cercare su Internet e condurre un’indagine di mercato. La domanda chiave è “Qual è il livello atteso di entrate a vari punti di prezzo?”

17. Determinare il punto di massimizzazione del profitto del prodotto brevettato. I CPA/ABV possono determinare il prezzo unitario per la massimizzazione del profitto come segue: In primo luogo, calcolate una curva di ricavo marginale (MR) direttamente dalla curva di domanda (D) determinata dalla vostra ricerca. (Le curve D sono quasi sempre inclinate verso il basso perché quando il prezzo unitario diminuisce, gli acquirenti sono più inclini ad acquistare o “richiedere” più unità. Le curve MR, che descrivono il cambiamento delle entrate totali generate dalla vendita di un’unità aggiuntiva a vari prezzi unitari, diminuiscono in modo simile, ma al doppio del tasso delle loro curve D correlate).

In secondo luogo, sviluppate delle stime preliminari dei costi a vari livelli di produzione, e da esse ricavate una curva di costo marginale (MC). Le informazioni MC a volte possono essere raccolte da informazioni di contabilità dei costi e/o da studi di fattibilità ingegneristica.

In terzo luogo, se entrambe le curve MR e MC possono essere determinate per un brevetto, è possibile mostrare il prezzo al quale è probabile che vengano vendute certe quantità. Per esempio, il prezzo che massimizza il profitto con un brevetto è mostrato dal punto sulla curva D direttamente sopra il punto di intersezione delle curve MR e MC. Così, con un brevetto, la ABC Corp. potrebbe essere in grado di vendere 2.500 widget a 35 dollari ciascuno (vedi figura). Senza un brevetto, tuttavia, la pressione della concorrenza spingerà il prezzo fino a 10 dollari a widget (dove le curve D e MC si intersecano) – ma a quel prezzo basso la domanda totale si espanderà fino a 5.000 widget.

Tale analisi può aiutare a stabilire un prezzo obiettivo ottimale che massimizzerà i profitti di un prodotto appena brevettato e verificare la ragionevolezza delle previsioni del flusso di cassa in una valutazione del brevetto basata sul reddito. L’analisi può anche rivelare alcune delle complessità economiche che possono sorgere in un caso di violazione di brevetto – per esempio, il mancato guadagno incrementale, i mancati profitti dovuti alle mancate entrate e l’erosione del prezzo.

18. Considerare l’applicabilità degli approcci tradizionali di valutazione. Tradizionalmente, le valutazioni sono affrontate su basi di costo, mercato e reddito. Idealmente, tutti e tre gli approcci dovrebbero essere considerati. Tuttavia, molti valutatori preferiscono l’approccio del reddito per valutare proprietà uniche e generatrici di reddito come i brevetti.

Un approccio al costo è raramente utile per i brevetti, e l’approccio di mercato può non essere rilevante perché i brevetti sono unici per definizione e brevetti comparabili possono essere difficili da identificare. I CPA/ABV che usano un approccio di mercato devono analizzare in dettaglio i brevetti comparabili, comprese le loro differenze legali, economiche e tecniche e i rispettivi termini della loro licenza o vendita.

19. Fare una valutazione basata sull’approccio al reddito. Le varianti di un approccio al reddito per valutare i brevetti possono essere ampiamente classificate come metodi basati sulle royalty o sul contributo agli utili. Il “contributo al profitto” si riferisce al profitto attribuibile a un brevetto. “Royalty” si riferisce al flusso di reddito atteso dal detentore del brevetto in una transazione di licenza. Il fatto che un metodo del contributo agli utili o delle royalties sia più appropriato in una data situazione dipende dalla premessa di valore o dalle operazioni future previste – per esempio, se un brevetto deve essere venduto separatamente o usato come parte di un’impresa in attività.

Altri fattori importanti relativi a una valutazione dei brevetti secondo il metodo del reddito sono

Proiezioni di vendita. Queste possono essere basate su un’analisi di massimizzazione del profitto (vedere l’esposizione) o su un track record storico se è disponibile e predittivo dei risultati futuri. I tassi di penetrazione per un giovane brevetto potrebbero essere dovuti all’impatto iniziale del prodotto piuttosto che ai diritti di brevetto. Se questo è il caso, i tassi di penetrazione storici potrebbero non essere applicabili a una previsione di flusso di cassa scontato.

Tasso di sconto. Il tasso di sconto dovrebbe riflettere correttamente i rischi di un investimento nel flusso di profitto previsto.

Per calcolare il potenziale contributo incrementale di reddito o di profitto che può derivare da un brevetto, è utile che i CPA/ABV considerino il vantaggio o il premio di prezzo associato alla vendita del prodotto brevettato e/o il risparmio di costi associato all’uso del brevetto. Le indagini sui risparmi di costo cercano risposte alla domanda: Quanto denaro risparmierebbe un potenziale licenziatario usando il prodotto brevettato? Le indagini sul premio di prezzo implicano la ricerca del punto di prezzo per la massimizzazione del profitto (vedi figura). In genere, un tasso di royalty negoziato sarà inferiore al contributo economico totale previsto di un brevetto per fornire incentivi economici sia al licenziante che al licenziatario.

CPA/ABV possono anche basare la loro valutazione su un’analisi del flusso di cassa scontato per ciascuna delle due alternative chiave: con un brevetto o senza. L’analisi dei flussi di cassa scontati prenderebbe in considerazione le spese probabili, le spese di capitale e le esigenze di capitale circolante, e utilizzerebbe un tasso di sconto coerente con l’aggressività dei flussi di cassa previsti, i costi del capitale e i rischi dell’investimento. I periti potrebbero quindi valutare il brevetto come la differenza tra le due alternative.

20. Scrivere il rapporto di valutazione del brevetto. I rapporti dovrebbero documentare i brevetti valutati, le ipotesi fatte e i limiti dell’analisi; le procedure seguite e le conclusioni raggiunte; le qualifiche dei membri del team di valutazione e i loro rispettivi contributi alla valutazione. Se manca un membro essenziale del team – per esempio, se un avvocato specializzato in brevetti non ha partecipato al processo di valutazione – il rapporto dovrebbe rivelare il possibile impatto di questa assenza come una limitazione dell’analisi di valutazione.

J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, è un senior appraiser accreditato nelle valutazioni aziendali, un ingegnere professionista e un avvocato brevettista registrato negli Stati Uniti. Fornisce servizi professionali di valutazione aziendale per transazioni, contabilità e tasse all’interno del Valuation Advisory Services Group di JPMorgan Chase & Co. Le opinioni qui espresse sono quelle dell’autore e non rappresentano necessariamente le opinioni del suo datore di lavoro o dei suoi affiliati.