発明家は、高度なものから単純なものまで、厄介な問題を解決するのに貢献し、その結果、かなりの有名人や報酬を手にすることがあります。 私たちの社会の経済的成功もまた、イノベーションに基づいています。 発明の公開を促進するために、米国特許商標庁（USPTO）は発明者に特許を発行します。この特許は、限られた期間、その発明の製造、使用、販売、または米国内への輸入を他者に禁止するものです。 米国特許には、植物、装飾的デザイン、有用な発明（後者は実用新案と呼ばれる）の3種類がある。 かつて実用新案で保護されていた身近な製品としては、アレクサンダー・グラハム・ベルの「電信の改良」（電話）、ライト兄弟の「飛行機械」、トーマス・エジソンの「白熱灯」（電球）などが挙げられる。 この記事は、CPA/ABVなどの評価者に、米国実用新案を評価するための基本的な手順を提供するものです。

特許は、離婚や破産、遺産分割協議、事業売却、企業合併（発明のポートフォリオを評価する必要があるかもしれない）などの状況において、会計、税務、訴訟、取引の目的で鑑定が必要となる知的財産（IP）です。 特に、企業結合の多いハイテク産業の監査人や評価人にとっては、FASB第141号や第142号に基づくGAAP財務報告の目的で、特許を評価する能力が重要になることがあります。 また、特許をどのように評価するかを理解することは、鑑定人としての仕事にも役立つでしょう (「損害賠償は常に特許的に明らかではない」を参照)。

研究と比較
特許には非常に価値のあるものもあれば、そうでないものもあります。 特許は非常に複雑であることが多いため、通常、特許の鑑定は非常に詳細で高価なプロセスであり、特定の技術的知識と経験を持つ弁護士やアドバイザーの意見を必要とします。 鑑定チームの構成は業務によって異なりますが、鑑定人が何かを評価する前に、それが何であるかを理解しなければならないのは当然のことです。 ここでは、CPA/ABVのようなバリュエーターがそれを行うための20のステップを紹介します。

1. 特許が有効であるかどうかを確認する。 CPA/ABVは、詳細な評価を始める前に、評価が必要かどうかを確認する必要があります。 最初の質問は、その特許の維持費が最新であるかどうかです。 そうでなければ、その特許は価値がないかもしれません。 維持費は、発行から3年12月、7年12月、11年12月に米国特許商標庁で支払う必要があります。 支払いの遅れは修正することができますが、「治癒」期日までに維持費が支払われていない場合は、「放棄」により特許の価値がゼロになる可能性があります。

2. コンテキストを特定する。 バリュエーションの前提条件は、その結論に影響を与えます。 例えば、第三者間の交渉では妥当と思われる特許使用料の額は、原告が損害賠償請求訴訟に成功した場合に発明の侵害に対して評価される可能性を示すものではないかもしれません。

3.情報を集める。 特に価値のある特許については、CPA/ABVは以下のことを要求すべきです。

すべてのUSPTOとのやりとりを含む、その特許の出願ファイルのコピー。

発明(および関連する販売)に関連する外国の特許出願のリスト。

関連するビジネスプラン、マーケティングスタディ、財務諸表、独立した鑑定書のコピー。

過去、現在に関わらず、あらゆる訴訟の記述。

特許に関連する契約、ライセンス契約、ライセンスの申し出のコピー。

発明が使用されている産業に関する利用可能な経済データ。

発明やそれが組み込まれている製品に関連して、過去1年間に使用されたプロモーションや広告資料のコピー。

原価計算の記録および/またはエンジニアリングのフィージビリティスタディを含む、既存または提案された特許製品に関連するコスト情報。

4.バリュエーションチームを編成する。 正確な特許評価を行うためには、特許法の専門知識、独占の理解、ビジネス評価のスキル、特許技術の背景などが必要となります。 バリュエーションチームには、弁理士のほか、特許損害賠償に関する証言を行ったことがあり、この問題に関する重要な判例法に精通しているCPA/ABVなど、特許経済学のスキルが証明されている人物が含まれるのが理想的です。

5. 特許を読む。 CPA/ABVは、特許を注意深く読むか、特許を読んだ独立した弁理士に注意深くインタビューする必要があります。 とりわけ、特許には、発明の名称、シリアル番号、発明者の名前、そして、該当する場合には、発明者が所有権を譲渡した譲受人が含まれます。 特許の「特許請求の範囲」には、発明の範囲という最も重要な情報が記載されています。 背景」の部分は、特許の経済的可能性に関する最も有用な情報を伝えることが多いが、法的拘束力はない。 詳細な説明」の部分は、技術的で長くなる可能性があります。これは、関連分野の研究者に対して、発明の物理的な側面（法的要件）を表現するものです。 請求項を定義するために使用されない限り、明細書は通常、発明の範囲を限定するものではなく、したがってその価値に影響を与えるものではありません。 特許の日付により、CPA/ABVは特許の残存期間を計算することができます。 引用文献」および「その他の文献」のセクションでは、関連する米国および外国の特許文書のリストを提供し、特許の技術的ニッチについての洞察を与えることができます。

6.特許の保護範囲を調べる。 特許の保護範囲は、しばしば価値の最も重要な根拠となります。 特許のクレームは、不動産のプロパティラインに似ています。 CPA/ABVは、特許の範囲を理解するために請求項に注意を払い、その請求項が市場にどのように関連しているかを理解し、チームの弁理士と議論する必要があります。 さらに理解を深めるために、CPA/ABVは、派生的な発明を含む「引用」、「関連」、「被引用」特許を分析し、特許権者が、特許を取得する際にUSPTOに対して行った議論のために、特許の範囲をどの程度まで制限したかを分析する必要があります。

7.弁理士に相談する。 CPA/ABVは、www.uspto.gov の特許と弁理士のデータベースを利用して、特許を取得した弁理士を探すことができます。 バリュエーターは、公開されていない詳細を議論するために、特許権者の同意を必要とします。 特許の価値に影響を与える法的要因としては、訴訟があったかどうか、あった場合はその結果はどうだったか、外国の特許保護が存在するかどうか、特許が無効、侵害、または侵害であると宣言される可能性がどの程度あるか、などが挙げられます。

8.特許の有効性について質問する。 法廷で争われた場合、特許が無効とされる可能性があると、特許の価値が下がります。 例えば、発明者が発明者でない場合（35 USC 第102条(f)）や、出願日の1年以上前に発明に関する情報を公開したり、販売のために提供していた場合（35 USC 第102条(b)）など、特許発行後に発明者が特許取得のための法的要件を満たしていないことが判明した場合、その特許は無効となり、実質的な価値はなくなります。

9. ブロッキング特許の問い合わせをする。 特許を所有していても、「発明を実施する」権利が保証されているわけではありません。 新しい発明が先行する特許を侵害する場合、先行する特許はその発明を「ブロック」すると言われ、その潜在的な価値を低下させます。 その特許に精通した弁理士は、その特許の実施が他の特許を侵害する可能性がどの程度あるかを調査する必要があります。

10. 特許間の相乗効果を考慮する。 関連する特許のポートフォリオは、ブロック特許を排除することができるため、同じ特許を複数の当事者が個別に所有するよりも、単一の所有者にとってより価値がある場合があります。 このようなポートフォリオでは、特許を個別に評価するのではなく、ファミリーとして評価する方がクライアントにとって有利な場合があります。

11. 外国の特許保護を調査する。 特許は、その特許を発行した管轄区域内でのみ執行可能であるため、価値のある発明は、しばしば同時に複数の国で特許されます。 複数の国の管轄区域で登録された有効な特許は、より大きな市場を持ち、より高い価値を持つことになります。 もしクライアントが、複数の国の管轄区域に登録するほどの価値のある発明ではないと考えた場合、CPA/ABVはその理由を調べるべきです。

12. 特許の残存期間を考慮する。 評価のために、CPA/ABVは、特許の法的寿命だけでなく、その経済的、技術的、規制的な背景も考慮しなければなりません。 米国では、1995年6月7日以降に出願された実用新案の法定耐用年数は、最も早い有効出願日から20年後に終了します（35 USC第154条）。 経過措置として、1995年6月7日時点で有効または出願中の特許の存続期間は、発行日から17年または出願日から20年のいずれか長い方となっています。 以前は、特許は発行日から17年の期間で付与されていました。

特許の有効期間は、市販前の規制当局の審査によって発行が遅れた場合や、USPTOの手続き上の申請処理の遅れを補うために、最大5年まで延長することができます。 特許の経済的寿命は、発明を陳腐化させる開発によって大幅に短縮される可能性があります。

13. 特許に対して支払われた過去のロイヤルティを分析する。 特定の日付における特許の価値を開発するために、CPA/ABVは、特許に対して支払われた過去のロイヤルティを記録し、前の時点から現在の時点までの文脈の違いを探し、それらを分析して説明する必要があります。 よく引用される特許侵害訴訟Georgia-Pacific Corp.対United States Plywood Corp.（318 FSupp 1116 (SD NY 1970)）は、ロイヤルティの分析に有用な15の要素を挙げているが、その中には、第5要素、ライセンサーとライセンシーの商業的関係、第13要素、発明にクレジットされるべき実現可能な利益が含まれている（「Georgia-Pacificからのガイドライン」参照）。 他の要因もロイヤリティに影響を与える可能性があります。 それらには、試作品開発の残りのコストとリスク、それらをライセンシーとライセンサーのどちらが負担するか、ライセンシーとライセンサーのどちらが関連する特許訴訟から利益を得る可能性が高いか、負担する可能性が高いか、などが含まれます。

14. 特許に関わる実際の訴訟や脅迫された訴訟について問い合わせる。 特許が訴訟に成功したという事実は、特許権者がその特許に価値があると信じている証拠であり、競合他社が市場に参入しないようシグナルを送っていることを意味します。 これは、特許の価値を高めることにつながります。 逆に、特許権の行使に失敗すると、特許の価値に悪影響を及ぼします。

15. 次善の代替技術を特定する。 そのような技術を特定することは、CPA/ABVが、クライアントの特許から得られるコスト削減や価格プレミアムを予測するのに役立ちます。 例えば、次善の代替技術が利益率を1%低下させるという調査結果が出た場合（他の要因は同じ）、その割合までのロイヤルティ率が妥当である可能性があります。 競合技術を分析することで、競合他社から市場シェアや収益を奪う発明の可能性を示すことができます。

16. 特許製品の需要曲線を推定する。 特許製品の需要は、逸失利益の損害賠償分析においてしばしば重要な概念となりますが、特許評価においても同様です。 CPA/ABV は、特許と代替技術が競合する業界を検討することで、需要曲線を推定しなければならない。 CPA/ABVは、知識豊富なマーケティングの専門家と話をしたり、インターネットで検索したり、市場調査を行ったりします。 重要な質問は、”さまざまな価格帯で期待される収益のレベルはどの程度か？” です。

17. 特許製品の利益最大化のポイントを決定する。 CPA/ABVは、利益最大化のための単価を以下のように決定することができます。 まず、研究で決定した需要曲線（D）から直接、限界収入（MR）曲線を計算します。 D曲線は、ほとんどの場合、下向きに傾斜しています。これは、単価が下がると、買い手はより多くのユニットを購入する、つまり「需要」が増えるからです。 MR曲線は、さまざまな単価で1つのユニットを追加で販売することによって生じる総収入の変化を表しており、同様に減少しますが、関連するD曲線の2倍の速度で減少します)。

2つ目は、さまざまなレベルの生産における予備的なコスト見積もりを作成し、そこから限界費用（MC）曲線を導き出すことです。 MCの情報は、コスト会計情報やエンジニアリング・フィージビリティ・スタディから得られることもあります。

3つ目は、ある特許についてMR曲線とMC曲線の両方が決定できれば、ある数量が販売される可能性のある価格を示すことができるということです。 例えば、特許を取得した場合の利益最大化価格は、MR曲線とMC曲線の交点の真上にあるD曲線上の点で示されます。 したがって、特許があれば、ABC社は2,500個のウィジェットを1個35ドルで販売することができるかもしれない（図参照）。 しかし、特許がなければ、競争圧力によって価格は1個10ドル（D曲線とMC曲線の交点）まで下がりますが、この低価格であれば、総需要は5,000個まで拡大します。

このような分析は、新たに特許を取得した製品の利益を最大化するための最適な目標価格の設定や、特許のインカム・アプローチによる評価におけるキャッシュフロー予測の妥当性の検証に役立ちます。 また、特許侵害訴訟で発生しうる経済的な複雑さ、例えば、増分の逸失利益、逸失利益による逸失利益、価格の下落などを明らかにすることもできます。

18. 伝統的な評価アプローチの適用可能性を検討する。 伝統的に、評価はコスト、マーケット、インカムベースでアプローチされます。 理想的には、3つのアプローチすべてを検討すべきです。 しかし、多くの評価者は、特許のようなユニークで収益性のある財産を評価するために、インカム・アプローチを好んでいます。

特許にコスト・アプローチが役立つことはほとんどありません。また、特許は定義上ユニークなものであり、比較可能な特許を特定することが難しいため、マーケット・アプローチは適切ではありません。 マーケット・アプローチを使用するCPA/ABVは、比較対象となる特許を詳細に分析しなければなりません。これには、法律的、経済的、技術的な違いや、ライセンスや販売に関するそれぞれの条件が含まれます。

19. インカム・アプローチによる評価を行う。 特許を評価するためのインカム・アプローチのバリエーションは、ロイヤリティベースの方法と利益貢献の方法に大別されます。 “利益貢献」とは、特許に帰属する利益のことです。 “ロイヤルティ」とは、ライセンス取引において特許権者が期待する収入源のことです。 利益貢献法とロイヤルティ法のどちらが適切かは、特許が個別に売却されるのか、継続企業の一部として使用されるのかなど、価値の前提や予想される将来の事業内容によって異なります。

特許のインカムアプローチ評価に関連するその他の重要な要素は以下のとおりです。

販売予測。 これらは、利益最大化分析 (展示を参照) に基づいたり、利用可能で将来の結果を予測することができる場合は、過去の実績に基づいたりすることができます。 若い特許の普及率は、特許権ではなく、初期の製品のインパクトによるものかもしれません。 その場合、過去の普及率は、割引キャッシュフロー予測には適用できないかもしれません。

割引率。 割引率は、予測される利益の流れに対する投資のリスクを適切に反映する必要があります。

特許から得られる潜在的な収入または利益貢献の増分を計算するために、CPA/ABVが特許製品の販売に関連する価格優位性またはプレミアム、および/または特許の使用に関連するコスト削減を考慮すると役立ちます。 コスト削減の調査では、次のような質問に対する答えを求めます。 コスト削減調査では、「特許製品を使用することで、ライセンサー候補はどれだけの費用を削減できるか？ 価格プレミアム調査では、利益を最大化するための価格ポイントを見つけます（図参照）。 一般的に、交渉されたロイヤリティ率は、ライセンサーとライセンシーの両方に経済的なインセンティブを与えるために、特許から予測される経済的利益の合計額よりも低くなります。

CPA/ABV は、特許あり、特許なしという 2 つの主要な選択肢のそれぞれについて、割引キャッシュフロー分析に基づいて評価を行うこともできます。 割引キャッシュフロー分析では、予想される費用、資本支出、運転資金の必要性を考慮し、予測されるキャッシュフローの積極性、資本コスト、投資のリスクに応じた割引率を使用します。 そして、鑑定人は、特許を2つの選択肢の差額として評価します。

20. 特許評価レポートの作成。 報告書には、評価された特許、仮定、分析の限界、続いた手順と到達した結論、評価チームのメンバーの資格と評価へのそれぞれの貢献を文書化する必要があります。 例えば、弁理士が評価プロセスに参加していないなど、重要なチームメンバーが欠けている場合、報告書は評価分析の限界としてその不在の影響の可能性を開示しなければなりません。

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J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, は、ビジネス評価の認定上級鑑定人であり、専門技術者、登録米国特許弁護士でもあります。 JPモルガン・チェースのバリュエーション・アドバイザリー・サービス・グループにおいて、取引、会計、税務の分野で専門的なビジネス・バリュエーション・サービスを提供しています&。

ここで述べられている意見は筆者のものであり、筆者の雇用主やその関連会社の意見を必ずしも代表するものではありません。