nventors help solve vexing problems, both sophisticated and simple, and as a result sometimes enjoy considerable celebrity and rewards. Ook het economische succes van onze samenleving is gebaseerd op innovatie. Om de openbaarmaking van uitvindingen aan te moedigen, verleent het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) een uitvinder een octrooi, dat anderen gedurende een beperkte periode uitsluit van het maken, gebruiken, verkopen of importeren van die uitvinding op het grondgebied van de VS. De drie soorten Amerikaanse octrooien hebben betrekking op levende planten, sierontwerpen en nuttige uitvindingen (de laatste worden “nuts”-octrooien genoemd). Bekende producten die ooit door U.S. utility patenten werden beschermd zijn onder meer Alexander Graham Bell’s “verbetering in telegrafie” (de telefoon), de “vliegmachine” van de gebroeders Wright en Thomas Edison’s “gloeilamp” (de gloeilamp). Dit artikel biedt taxateurs zoals CPA/ABV’s een reeks basisprocedures voor de waardering van Amerikaanse nutsoctrooien.

Octrooien zijn intellectuele eigendom (IE) die mogelijk moeten worden getaxeerd voor boekhoudkundige, fiscale, proces- en transactiedoeleinden in situaties zoals echtscheidingen of faillissementen, boedelafwikkelingen, verkoop van bedrijven en bedrijfsfusies (waarvoor mogelijk portefeuilles van uitvindingen moeten worden getaxeerd). De vaardigheid om octrooien te taxeren kan belangrijk zijn voor GAAP-doeleinden van financiële verslaglegging onder FASB nrs. 141 en 142, vooral voor accountants en taxateurs in hightechindustrieën waarin veel bedrijfscombinaties plaatsvinden. Een goed begrip van de wijze waarop octrooien moeten worden gewaardeerd, kan ook nuttig zijn bij het optreden als getuige-deskundige (zie “Schadevergoeding is niet altijd duidelijk uit een octrooi”).

ZOEKEN EN VERGELIJKEN
Sommige octrooien zijn zeer waardevol, terwijl vele dat niet zijn. Omdat octrooien vaak vrij complex zijn, is de taxatie ervan meestal een zeer gedetailleerd en kostbaar proces dat de inbreng vereist van juristen en adviseurs met specifieke technische kennis en ervaring. De samenstelling van taxatieteams zal per opdracht verschillen, maar het is axiomatisch dat een taxateur iets pas kan waarderen als hij of zij begrijpt wat het is. Hier zijn 20 stappen om taxateurs zoals CPA/ABV’s te helpen dat te doen:

1. Controleer of het octrooi van kracht is. Voordat de CPA/ABV aan een gedetailleerde evaluatie begint, moet hij of zij nagaan of deze gerechtvaardigd is. De eerste vraag die gesteld moet worden is of de instandhoudingstaksen van het octrooi up to date zijn. Zo niet, dan kan het octrooi waardeloos zijn. Instandhoudingstaksen zijn bij het U.S. Patent and Trademark Office verschuldigd op 3 12 , 7 12 en 11 12 jaar na de verlening. Sommige betalingstermijnen kunnen worden gecorrigeerd, maar indien de instandhoudingstaksen op de “cure”-datum niet zijn betaald, kan het octrooi niets meer waard zijn wegens “abandonment”.

2. Identificeer de context. De premisse van een waarderingsopdracht kan van invloed zijn op de conclusie. Zo kan een bedrag aan royalty’s voor een octrooi dat redelijk lijkt in een zakelijke onderhandeling, niet indicatief zijn voor wat later kan worden vastgesteld voor inbreuk op de uitvinding als een aanklager met succes een schadeclaim indient.

3. Verzamel informatie. Voor bijzonder waardevolle octrooien zouden CPA/ABV’s het volgende moeten vragen:

Een kopie van het aanvraagdossier van het octrooi, inclusief alle USPTO-correspondentie.

Een lijst van eventuele buitenlandse octrooiaanvragen met betrekking tot de uitvinding (en de daarmee samenhangende verkoop).

Kopieën van een eventueel relevant businessplan, marketingstudie, financiële overzichten en onafhankelijke taxatie.

Beschrijvingen van eventuele geschillen, in het verleden of heden.

Kopieën van elk contract, licentieovereenkomst of aanbod tot licentie met betrekking tot het octrooi.

Beschikbare economische gegevens over de bedrijfstak waarin de uitvinding wordt toegepast.

Kopieën van promotie- en reclamemateriaal dat in het afgelopen jaar is gebruikt met betrekking tot de uitvinding of het product waarin deze is verwerkt.

Kosteninformatie met betrekking tot het bestaande of voorgestelde geoctrooieerde product met inbegrip van kostenadministratie en/of technische haalbaarheidsstudies.

4. Stel een waarderingsteam samen. Expertise op het gebied van octrooirecht, inzicht in monopolies, vaardigheden op het gebied van bedrijfswaardering en een achtergrond in de technologie van het octrooi zijn vaak essentieel voor nauwkeurige octrooiwaarderingen. Waarderingsteams zouden idealiter een octrooigemachtigde moeten omvatten en iemand met bewezen vaardigheden in octrooi-economie, zoals een CPA/ABV die heeft getuigd over octrooischade en die op de hoogte is van de baanbrekende jurisprudentie op dit gebied.

5. Lees het octrooi. De CPA/ABV dient ofwel het octrooi zorgvuldig te lezen, ofwel een onafhankelijke octrooigemachtigde te interviewen die dat heeft gedaan. Het octrooi bevat onder andere de titel van de uitvinding, een serienummer, de naam/namen van de uitvinder(s) en, indien van toepassing, de rechtverkrijgende aan wie de uitvinder(s) het eigendom heeft/hebben overgedragen. Het gedeelte “conclusies” van het octrooi bevat de belangrijkste informatie: de reikwijdte van de uitvinding. De achtergrondsectie bevat vaak de nuttigste informatie over het economisch potentieel van het octrooi, maar is niet juridisch bindend. Het deel “gedetailleerde beschrijving” kan technisch en lang zijn; het geeft de fysische aspecten van de uitvinding (een wettelijke vereiste) weer voor degenen die in het relevante vakgebied werkzaam zijn. Tenzij de beschrijving wordt gebruikt om de conclusies te definiëren, beperkt zij doorgaans niet de reikwijdte van de uitvinding en heeft zij dus geen invloed op de waarde ervan. De datum van het octrooi laat de CPA/ABV toe de resterende levensduur van het octrooi te berekenen. De secties “geciteerde referenties” en “andere referenties” geven een lijst van relevante Amerikaanse en buitenlandse octrooidocumenten en kunnen inzicht geven in de technologische niche van het octrooi.

6. Onderzoek de beschermingsomvang van het octrooi. De beschermingsomvang van een octrooi is vaak de belangrijkste basis voor de waarde. De conclusies van een octrooi zijn analoog aan de eigendomsgrenzen van onroerend goed. De CPA/ABV moet zorgvuldig aandacht besteden aan het gedeelte over de conclusies om de reikwijdte van een octrooi te begrijpen en hoe de conclusies zich verhouden tot de markt, en moet dit bespreken met de octrooigemachtigde in het team. Om het beter te begrijpen, moet de CPA/ABV de “geciteerde”, “verwante” en “citerende” octrooien analyseren – met inbegrip van afgeleide uitvindingen – en de mate waarin octrooihouders de reikwijdte van hun octrooi hadden beperkt vanwege argumenten die aan de USPTO waren voorgelegd bij het verkrijgen van het octrooi.

7. Praat met een octrooigemachtigde. De CPA/ABV kan naar de octrooi- en octrooigemachtigdendatabases op www.uspto.gov gaan om de oorspronkelijke gemachtigde(n) voor het octrooi te vinden. Een taxateur zal de toestemming van de octrooihouder nodig hebben om details te bespreken die zich niet in het publieke domein bevinden. Juridische factoren die van invloed zijn op de waarde van het octrooi zijn of er rechtszaken zijn geweest en, zo ja, wat de uitkomst daarvan was; of er buitenlandse octrooibescherming bestaat; en hoe waarschijnlijk het is dat het octrooi ongeldig, geschonden of inbreukmakend kan worden verklaard.

8. Informeer naar de geldigheid van het octrooi. De mogelijkheid dat een octrooi ongeldig wordt verklaard indien het voor de rechter wordt aangevochten, vermindert de waarde ervan. Indien na de verlening van een octrooi wordt ontdekt dat de uitvinders niet aan de wettelijke vereisten voor het verkrijgen van een octrooi voldeden – bijvoorbeeld indien zij niet de uitvinders waren (35 USC sectie 102(f)), of meer dan een jaar voor de datum van aanvraag informatie over de uitvinding hadden gepubliceerd of te koop hadden aangeboden (35 USC sectie 102(b))- dan is het octrooi ongeldig en in wezen waardeloos.

9. Onderzoek naar het blokkeren van octrooien. Het bezit van een octrooi garandeert niet het recht om de uitvinding “in de praktijk toe te passen” indien dit inbreuk maakt op het onderliggende octrooi van iemand anders. Indien de nieuwe uitvinding inbreuk maakt op een eerder octrooi, wordt gezegd dat het eerdere octrooi de uitvinding “blokkeert”, waardoor de potentiële waarde ervan afneemt. Een octrooigemachtigde die bekend is met het octrooi dient te onderzoeken hoe waarschijnlijk het is dat de implementatie van het octrooi inbreuk zal maken op het octrooi van een ander.

10. Overweeg synergieën tussen octrooien. Een portefeuille van verwante octrooien kan voor één eigenaar meer waard zijn dan dezelfde octrooien afzonderlijk voor meerdere partijen zouden zijn, omdat blokkerende octrooien kunnen worden geëlimineerd. Bij dergelijke portefeuilles kan het in het voordeel van de cliënt zijn om de octrooien als een familie te waarderen in plaats van individueel.

11. Onderzoek buitenlandse octrooibescherming. Omdat octrooien alleen afdwingbaar zijn binnen de jurisdicties die ze uitgeven, zijn waardevolle uitvindingen vaak in meerdere landen tegelijk geoctrooieerd. Een geldig octrooi dat in meerdere nationale jurisdicties is geregistreerd, heeft een grotere markt en zal meer waard zijn. Als de cliënt de uitvinding niet waardevol genoeg vond om in meerdere nationale rechtsgebieden te registreren, moet de CPA/ABV uitzoeken waarom.

12. Overweeg de resterende levensduur van het octrooi. Voor de waardering moeten CPA’s/ABV’s niet alleen rekening houden met de juridische levensduur van het octrooi, maar ook met de economische, technologische en regelgevende context. In de Verenigde Staten eindigt de wettelijke duur van een nutsoctrooi dat na 7 juni 1995 is aangevraagd, 20 jaar na de vroegste effectieve indieningsdatum (35 USC section 154). Krachtens overgangsbepalingen is de duur van een octrooi dat op 7 juni 1995 van kracht of in behandeling is, de langste van de volgende twee: 17 jaar vanaf de datum van afgifte of 20 jaar vanaf de datum van indiening. Voorheen werden octrooien verleend voor een termijn van 17 jaar vanaf de datum van afgifte.

De duur van een octrooi kan tot vijf jaar worden verlengd indien de verlening is vertraagd door regulerend onderzoek voorafgaand aan het in de handel brengen of ter compensatie van bepaalde procedurele vertragingen bij de verwerking van de aanvraag door het USPTO. De economische levensduur van een octrooi kan aanzienlijk worden verkort door ontwikkelingen die de uitvinding achterhaald maken.

13. Analyseer eventuele royalty’s die eerder voor het octrooi zijn betaald. Om een waarde te ontwikkelen voor een octrooi vanaf een bepaalde datum, dient de CPA/ABV nota te nemen van eventuele eerdere royalty’s die voor het octrooi zijn betaald en te zoeken naar verschillen in context van het vorige naar het huidige tijdstip en deze te analyseren en te verklaren. De vaak geciteerde zaak Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (318 FSupp 1116 (SD NY 1970)) somt 15 factoren op die nuttig zijn bij het analyseren van royalty’s, waaronder factor 5, de commerciële relatie tussen de licentiegever en de licentienemer, en factor 13, de realiseerbare winst die aan de uitvinding moet worden toegerekend (zie de “Guidelines from Georgia-Pacific”). Ook andere factoren kunnen van invloed zijn op de royalty’s. Zij omvatten de resterende kosten en risico’s van de ontwikkeling van een prototype, de vraag of de licentienemer dan wel de licentiegever deze moet dragen en de vraag of de licentienemer dan wel de licentiegever waarschijnlijk baat zal hebben bij dan wel zal worden belast door aanverwante octrooigeschillen.

14. Onderzoek naar bestaande of dreigende rechtszaken betreffende het octrooi. Het feit dat een octrooi met succes is aangevochten, bewijst dat de eigenaars ervan overtuigd zijn dat het waardevol is en dat het een signaal is voor concurrenten om zich niet op de markt te begeven. Dit helpt op zijn beurt om de waarde van het octrooi te verhogen. Het omgekeerde is ook waar – een mislukte poging om een octrooi te handhaven kan de waarde ervan negatief beïnvloeden.

15. Identificeer de volgende beste alternatieve technologieën. Het identificeren van dergelijke technologieën kan CPA/ABV’s helpen bij het voorspellen van de kostenbesparingen en/of prijspremie die aan het octrooi van een cliënt kunnen toekomen. Als uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat de op één na beste alternatieve technologie de winstmarges met 1% verlaagt (andere factoren gelijkblijvend), kan een royaltytarief tot dat percentage redelijk zijn. Het analyseren van concurrerende technologieën helpt bij het aantonen van het potentieel van de uitvinding om marktaandeel en inkomsten weg te nemen van de concurrentie.

16. Maak een schatting van de vraagcurve voor het geoctrooieerde artikel. De vraag naar een geoctrooieerd product, dat vaak een sleutelbegrip is bij een schadevergoedingsanalyse wegens gederfde winst, is dat niet minder bij een octrooi-waardering. De CPA/ABV zou de vraagcurve moeten schatten door de industrie waarin het octrooi en alternatieve technologieën concurreren te onderzoeken. Hij of zij zou met goed geïnformeerde marketingdeskundigen moeten praten, op het Internet moeten zoeken en een marktonderzoek moeten uitvoeren. De hamvraag is: “Wat is het verwachte niveau van inkomsten bij verschillende prijspunten?”

17. Bepaal het winstmaximalisatiepunt van het gepatenteerde product. CPA/ABV’s kunnen de eenheidsprijs voor winstmaximalisatie als volgt bepalen: Bereken eerst een marginale opbrengstcurve (MR) rechtstreeks uit de vraagcurve (D) die door uw onderzoek is bepaald. (D-curven hellen bijna altijd naar beneden omdat kopers, naarmate de prijs per eenheid daalt, meer geneigd zijn om meer eenheden te kopen of te “eisen”. MR-curven, die de verandering in de totale opbrengst weergeven die wordt gegenereerd door de verkoop van één extra eenheid bij verschillende eenheidsprijzen, dalen eveneens, maar wel tweemaal zo snel als hun verwante D-curven).

Ten tweede: stel voorlopige kostenramingen op verschillende productieniveaus op en leid daaruit een marginale-kostencurve (MC) af. MC-informatie kan soms worden verkregen uit informatie over de kostprijsadministratie en/of uit technische haalbaarheidsstudies.

Ten derde, als zowel de MR- als de MC-curve voor een octrooi kunnen worden bepaald, kan worden aangegeven tegen welke prijs bepaalde hoeveelheden waarschijnlijk zullen worden verkocht. Bijvoorbeeld, de winstmaximaliserende prijs met een octrooi wordt getoond door het punt op de D-kromme direct boven het snijpunt van de MR- en MC-krommen. Met een octrooi zou ABC Corp. dus 2.500 widgets kunnen verkopen voor $35 per stuk (zie de afbeelding). Zonder octrooi zal de prijs echter door concurrentiedruk dalen tot $10 per widget (waar de D- en MC-curves elkaar snijden) – maar bij die lage prijs zal de totale vraag toenemen tot 5.000 widgets.

Dergelijke analyses kunnen helpen bij het vaststellen van een optimale richtprijs die de winst van een nieuw geoctrooieerd product zal maximaliseren en de redelijkheid van cash-flow prognoses verifiëren in een inkomstenbenadering van de waardering van het octrooi. De analyse kan ook enkele van de economische complexiteiten aan het licht brengen die in een octrooi-inbreukzaak aan de orde kunnen komen – bijvoorbeeld marginaal gederfde inkomsten, gederfde winsten als gevolg van gederfde inkomsten, en prijserosie.

18. Overweeg de toepasbaarheid van traditionele waarderingsbenaderingen. Traditioneel worden waarderingen benaderd op basis van kosten, markt en inkomsten. Idealiter zouden alle drie benaderingen moeten worden overwogen. Veel taxateurs geven echter de voorkeur aan de inkomstenbenadering voor de waardering van unieke, inkomstengenererende eigendommen zoals octrooien.

Een kostenbenadering is zelden nuttig voor octrooien, en de marktbenadering kan niet relevant zijn omdat octrooien per definitie uniek zijn en vergelijkbare octrooien moeilijk te identificeren kunnen zijn. CPA’s/ABV’s die wel een marktbenadering gebruiken, moeten vergelijkbare octrooien in detail analyseren, met inbegrip van hun juridische, economische en technische verschillen en de respectieve voorwaarden voor hun licentieverlening of verkoop.

19. Doe een inkomensbenadering waardering. Varianten van een inkomstenbenadering voor het waarderen van octrooien kunnen ruwweg worden geclassificeerd als op royalty’s gebaseerde of winstbijdragende methoden. “Winstbijdrage” verwijst naar de winst die aan een octrooi kan worden toegeschreven. “Royalty’s” verwijzen naar de inkomstenstroom die door de octrooihouder wordt verwacht in het kader van een licentietransactie. Of een winstbijdrage- dan wel een royalty-methode in een bepaalde situatie geschikter is, hangt af van het uitgangspunt van de waarde of de verwachte toekomstige activiteiten – bijvoorbeeld of een octrooi afzonderlijk zal worden verkocht of zal worden gebruikt als onderdeel van een going concern.

Andere belangrijke factoren met betrekking tot een inkomstenbenadering van octrooien zijn

Verkoopprognoses. Deze kunnen worden gebaseerd op een winstmaximalisatie-analyse (zie de bijlage) of op een historisch overzicht indien dit beschikbaar is en voorspellende waarde heeft voor toekomstige resultaten. De penetratiegraad voor een jong octrooi kan te wijten zijn aan de initiële impact van het product eerder dan aan octrooirechten. Als dat het geval is, zijn historische penetratiepercentages wellicht niet bruikbaar voor een discounted cash flow-prognose.

Disconteringsvoet. De disconteringsvoet moet de risico’s van een investering in de voorspelde winststroom naar behoren weergeven.

Om de potentiële incrementele inkomsten of winstbijdrage te berekenen die aan een octrooi kan worden ontleend, helpt het als CPA/ABV’s rekening houden met het prijsvoordeel of de premie die aan de verkoop van het geoctrooieerde product is verbonden en/of de kostenbesparingen die aan het gebruik van het octrooi zijn verbonden. Kostenbesparingsonderzoeken zoeken een antwoord op de vraag: Hoeveel geld zou een potentiële licentiegever besparen door het geoctrooieerde product te gebruiken? Bij prijspremieonderzoeken wordt gezocht naar het prijspunt voor winstmaximalisatie (zie voorbeeld). Doorgaans zal een overeengekomen royaltytarief lager zijn dan de geraamde totale economische winstbijdrage van een octrooi om zowel de licentiegever als de licentienemer economische prikkels te geven.

CPA/ABV’s kunnen hun waardebepaling ook baseren op een discounted cash-flow-analyse voor elk van de twee belangrijkste alternatieven: met een octrooi of zonder een octrooi. De verdisconteerde kasstroomanalyse zou rekening houden met waarschijnlijke uitgaven, kapitaaluitgaven en werkkapitaalbehoeften, en zou een disconteringsvoet gebruiken die consistent is met de agressiviteit van de voorspelde kasstromen, de kapitaalkosten en de risico’s van de investering. De taxateurs zouden dan het octrooi kunnen waarderen als het verschil tussen de twee alternatieven.

20. Schrijf het octrooiwaarderingsrapport. De rapporten moeten de getaxeerde octrooien, de gemaakte veronderstellingen en de beperkingen van de analyse documenteren; de gevolgde procedures en de bereikte conclusies; en de kwalificaties van de leden van het taxatieteam en hun respectieve bijdragen aan de taxatie. Indien een essentieel teamlid ontbreekt – bijvoorbeeld indien een octrooigemachtigde niet aan het evaluatieproces heeft deelgenomen – moet het rapport de mogelijke impact van die afwezigheid als een beperking van de waarderingsanalyse vermelden.

J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, is een erkend senior taxateur in bedrijfswaarderingen, een professioneel ingenieur en een geregistreerd U.S. octrooigemachtigde. Hij levert professionele bedrijfswaarderingsdiensten voor transacties, boekhouding en belastingen binnen de Valuation Advisory Services Group van JPMorgan Chase & Co. De hierin geuite meningen zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van zijn werkgever of de aan hem gelieerde ondernemingen.