os inventores ayudan a resolver problemas enojosos, tanto sofisticados como sencillos, y como resultado a veces gozan de considerable celebridad y recompensas. El éxito económico de nuestra sociedad también se basa en la innovación. Para fomentar la divulgación pública de las invenciones, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) expide a un inventor una patente, que excluye a otros de la fabricación, uso, venta o importación de esa invención en el territorio de Estados Unidos durante un período de tiempo limitado. Los tres tipos de patentes estadounidenses abarcan las plantas vivas, los diseños ornamentales y las invenciones útiles (estas últimas se denominan patentes de «utilidad»). Entre los productos conocidos que en su día fueron protegidos por patentes de utilidad en EE.UU. se encuentran la «mejora de la telegrafía» de Alexander Graham Bell (el teléfono), la «máquina de volar» de los hermanos Wright y la «lámpara incandescente» de Thomas Edison (la bombilla). Este artículo proporciona a los valoradores, como los CPA/ABV, un conjunto de procedimientos básicos para valorar las patentes de utilidad de Estados Unidos.

Las patentes son propiedad intelectual (PI) que pueden necesitar ser valoradas con fines contables, fiscales, de litigio y transaccionales en situaciones que incluyen acciones de divorcio o quiebra, liquidaciones de patrimonio, ventas de negocios y fusiones de empresas (que podrían requerir la valoración de carteras de invenciones). La capacidad de valorar las patentes puede ser importante a efectos de la presentación de informes financieros con arreglo a los PCGA, según los números 141 y 142 de la FASB, especialmente para los auditores y tasadores de los sectores de alta tecnología en los que se producen muchas combinaciones de empresas. Entender cómo valorar las patentes también puede ser útil en los compromisos de los testigos expertos (véase «Los daños no siempre son patentemente obvios»).

Investiga y compara
Algunas patentes son muy valiosas, mientras que muchas no lo son. Dado que las patentes suelen ser bastante complejas, la valoración de una de ellas suele ser un proceso muy detallado y costoso que requiere la aportación de abogados y asesores con conocimientos técnicos específicos y experiencia. La composición de los equipos de tasación varía según el encargo, pero es un axioma que antes de que un tasador pueda valorar algo, tiene que entender qué es. Aquí hay 20 pasos para ayudar a los valoradores como CPA/ABV a hacerlo:

1. Comprobar si la patente está en vigor. Antes de que el CPA/ABV inicie una valoración detallada, debe ver si está justificada. La primera pregunta que debe hacerse es si las tasas de mantenimiento de la patente están al día. Si no es así, la patente puede carecer de valor. Las tasas de mantenimiento deben pagarse en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. a los 3 12 , 7 12 y 11 12 años de la emisión. Algunos retrasos en el pago se pueden subsanar, pero si las tasas de mantenimiento no se han pagado en la fecha de «subsanación», la patente podría no valer nada debido al «abandono.»

2. Identificar el contexto. La premisa de cualquier compromiso de valoración puede afectar a su conclusión. Por ejemplo, una cantidad de regalías por patentes que parece razonable en una negociación en condiciones de igualdad puede no ser indicativa de lo que más tarde podría evaluarse por la infracción de la invención si un demandante demanda con éxito por daños y perjuicios.

3. Reunir información. En el caso de patentes especialmente valiosas, los CPA/ABV deberían solicitar lo siguiente:

Una copia del expediente de solicitud de la patente, incluyendo toda la correspondencia de la USPTO.

Una lista de cualquier solicitud de patente extranjera relacionada con la invención (y las ventas relacionadas).

Copias de cualquier plan de negocio relevante, estudio de marketing, estados financieros y valoración independiente.

Descripciones de cualquier litigio, pasado o presente.

Copias de cualquier contrato, acuerdo de licencia u oferta de licencia relacionados con la patente.

Datos económicos disponibles sobre la industria en la que se utiliza la invención.

Copias de promociones y materiales publicitarios utilizados durante el último año relacionados con la invención o el producto al que se incorpora.

Información de costes relacionada con el producto patentado existente o propuesto, incluyendo registros de contabilidad de costes y/o estudios de viabilidad de ingeniería.

4. Reunir un equipo de valoración. La experiencia en el derecho de patentes, la comprensión de los monopolios, las habilidades de valoración empresarial y los antecedentes en la tecnología de la patente son a menudo esenciales para una valoración precisa de las patentes. Los equipos de valoración deberían incluir, idealmente, un abogado de patentes y alguien con habilidades probadas en economía de patentes, como un CPA/ABV que haya testificado sobre los daños de las patentes y conozca la jurisprudencia seminal del tema.

5. Leer la patente. El CPA/ABV debe leer cuidadosamente la patente o entrevistar cuidadosamente a un abogado de patentes independiente que lo haya hecho. Entre otras cosas, la patente incluye el título de la invención, un número de serie, el nombre del inventor o inventores y, si procede, el cesionario al que el inventor o inventores transfirieron la propiedad. La sección de «reivindicaciones» de la patente presenta la información más importante: el alcance de la invención. La sección de antecedentes suele transmitir la información más útil sobre el potencial económico de la patente, pero no es jurídicamente vinculante. La sección de «descripción detallada» puede ser técnica y extensa; expresa los aspectos físicos de la invención (un requisito legal) para quienes trabajan en la disciplina correspondiente. A menos que se utilice para definir las reivindicaciones, la descripción no suele limitar el alcance de la invención y, por tanto, no afecta a su valor. La fecha de la patente permite al CPA/ABV calcular la vida restante de la patente. Las secciones «referencias citadas» y «otras referencias» proporcionan una lista de documentos de patentes estadounidenses y extranjeros pertinentes y pueden dar una idea del nicho tecnológico de la patente.

6. Investigue el alcance de la patente. El ámbito de protección de una patente suele ser la base más importante de su valor. Las reivindicaciones de una patente son análogas a los límites de la propiedad inmobiliaria. El contador público/abogado debe prestar mucha atención a la sección de reivindicaciones para entender el alcance de una patente y cómo sus reivindicaciones se relacionan con el mercado, y debe discutirlo con el abogado de patentes del equipo. Para entenderlo mejor, el contador público/ABV debería analizar las patentes «citadas», «relacionadas» y «citantes» -incluyendo las invenciones derivadas- y la medida en que los titulares de las patentes habían limitado el alcance de su patente debido a los argumentos esgrimidos ante la USPTO para obtener la patente.

7. Hable con un abogado de patentes. El CPA/ABV puede acudir a las bases de datos de patentes y de abogados de patentes en www.uspto.gov para encontrar al abogado o abogados originarios de la patente. Un valorador necesitará el consentimiento del titular de la patente para discutir detalles que no son de dominio público. Los factores legales que afectan al valor de la patente son si ha habido un litigio y, si es así, cuál fue el resultado; si existe protección de patentes en el extranjero; y qué probabilidad hay de que la patente pueda ser declarada inválida, infringida o vulnerada.

8. Infórmese sobre la validez de la patente. La posibilidad de que una patente sea declarada inválida si se impugna en los tribunales disminuye su valor. Si se descubre después de que se haya emitido una patente que los inventores no cumplían los requisitos legales para obtenerla -por ejemplo, si no eran los inventores (35 USC sección 102(f)), o habían publicado información sobre la invención o la habían puesto a la venta más de un año antes de la fecha de solicitud (35 USC sección 102(b))- la patente es inválida y carece sustancialmente de valor.

9. Infórmese sobre el bloqueo de patentes. Poseer una patente no garantiza el derecho a «practicar la invención» si al hacerlo se infringe la patente subyacente de otra persona. Si la nueva invención infringe una patente anterior, se dice que la anterior la «bloquea», disminuyendo su valor potencial. Un abogado de patentes familiarizado con la patente debe investigar qué probabilidad hay de que la implementación de la patente infrinja la patente de otro.

10. Considere las sinergias entre las patentes. Una cartera de patentes relacionadas puede valer más para un solo propietario de lo que las mismas patentes valdrían individualmente para varias partes, ya que puede eliminar las patentes de bloqueo. Con tales carteras puede ser ventajoso para el cliente valorar las patentes como una familia en lugar de individualmente.

11. Investigar la protección de patentes en el extranjero. Dado que las patentes sólo son ejecutables dentro de las jurisdicciones que las emiten, las invenciones valiosas suelen estar patentadas en varios países a la vez. Una patente válida registrada en varias jurisdicciones nacionales tendrá un mercado más amplio y valdrá más. Si el cliente no consideraba la invención lo suficientemente valiosa como para registrarla en múltiples jurisdicciones nacionales, el contador público/ABV debería averiguar por qué.

12. Considerar la vida restante de la patente. Para la valoración, los CPA/ABV deben considerar no sólo la vida legal de la patente, sino también su contexto económico, tecnológico y normativo. En Estados Unidos, la vida legal de una patente de utilidad solicitada después del 7 de junio de 1995 termina 20 años después de su primera fecha de presentación efectiva (35 USC sección 154). En virtud de las disposiciones transitorias, la duración de cualquier patente en vigor o en trámite el 7 de junio de 1995 es la más larga de las siguientes: 17 años desde la fecha de expedición o 20 años desde la fecha de presentación. Anteriormente, las patentes se concedían por un plazo de 17 años a partir de la fecha de expedición.

El plazo de una patente puede ampliarse hasta cinco años si la expedición se retrasa por la revisión reglamentaria previa a la comercialización o para compensar determinados retrasos de procedimiento de la USPTO en la tramitación de la solicitud. La vida económica de una patente puede acortarse considerablemente por desarrollos que hagan obsoleta la invención.

13. Analizar cualquier canon anterior pagado por la patente. Para desarrollar un valor para una patente a partir de una fecha determinada, el contador público/ABV debe anotar cualquier canon anterior pagado por la patente y buscar las diferencias en el contexto desde el momento anterior al actual y analizarlas y explicarlas. El caso de infracción de patentes Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (318 FSupp 1116 (SD NY 1970)), citado a menudo, enumera 15 factores útiles para analizar los cánones, entre los que se encuentran el factor 5, la relación comercial entre el licenciante y el licenciatario, y el factor 13, el beneficio realizable que debe acreditarse a la invención (véase » Guidelines from Georgia-Pacific «). También hay otros factores que pueden afectar a los cánones. Entre ellos se encuentran los costes y riesgos restantes del desarrollo del prototipo, si el licenciatario o el licenciante deben asumirlos y si es probable que el licenciatario o el licenciante se beneficien o se vean perjudicados por los litigios de patentes relacionados.

14. Indagar sobre cualquier litigio real o amenaza de litigio relacionado con la patente. El hecho de que una patente haya sido litigada con éxito es una prueba de que sus propietarios creen que es valiosa e indica a los competidores que se mantengan fuera del mercado. Esto, a su vez, contribuye a aumentar su valor. Lo contrario también es cierto: un intento fallido de hacer valer una patente puede afectar negativamente a su valor.

15. Identificar las siguientes mejores tecnologías alternativas. La identificación de estas tecnologías puede ayudar a los contadores públicos y a los asesores jurídicos a prever el ahorro de costes y/o la prima de precio que puede obtener la patente de un cliente. Por ejemplo, si la investigación muestra que la siguiente mejor tecnología alternativa reduce los márgenes de beneficio en un 1% (en igualdad de condiciones), una tasa de regalías de hasta ese porcentaje podría ser razonable. El análisis de las tecnologías competidoras ayuda a demostrar el potencial de la invención para arrebatar a la competencia su cuota de mercado y sus ingresos.

16. Estimar una curva de demanda para el artículo patentado. La demanda de un producto patentado, que suele ser un concepto clave en el análisis de los daños y perjuicios por lucro cesante, no lo es menos en la valoración de una patente. El contador público o el asesor jurídico debe estimar la curva de demanda examinando el sector en el que compiten la patente y las tecnologías alternativas. Deberá hablar con profesionales de la mercadotecnia bien informados, buscar en Internet y realizar un estudio de mercado. La pregunta clave es «¿Cuál es el nivel esperado de ingresos en varios puntos de precio?»

17. Determine el punto de maximización de beneficios del producto patentado. Los CPA/ABV pueden determinar el precio unitario para la maximización del beneficio de la siguiente manera: En primer lugar, calcular una curva de ingresos marginales (MR) directamente a partir de la curva de demanda (D) determinada por su investigación. (Las curvas D casi siempre tienen una pendiente descendente porque a medida que el precio unitario disminuye, los compradores son más propensos a comprar o «demandar» más unidades. Las curvas MR, que representan el cambio en los ingresos totales generados por la venta de una unidad adicional a varios precios unitarios, disminuyen de manera similar, pero al doble de la tasa de sus curvas D relacionadas).

En segundo lugar, desarrolle estimaciones preliminares de costes a varios niveles de producción, y a partir de ellas derive una curva de coste marginal (CM). La información de los CM a veces puede obtenerse de la información de la contabilidad de costes y/o de los estudios de viabilidad de ingeniería.

En tercer lugar, si se pueden determinar tanto las curvas de RM como de CM para una patente, es posible mostrar el precio al que es probable que se vendan determinadas cantidades. Por ejemplo, el precio que maximiza los beneficios con una patente se muestra en el punto de la curva D que está directamente por encima del punto de intersección de las curvas MR y MC. Así, con una patente, ABC Corp. podría vender 2.500 widgets a 35 dólares cada uno (véase la ilustración). Sin embargo, sin la patente, las presiones competitivas harán que el precio baje a 10 dólares el widget (donde se cruzan las curvas D y MC), pero a ese precio tan bajo la demanda total se ampliará a 5.000 widgets.

Este análisis puede ayudar a establecer un precio objetivo óptimo que maximice los beneficios de un producto recién patentado y a verificar la razonabilidad de las previsiones de flujo de caja en una valoración de la patente basada en los ingresos. El análisis también puede revelar algunas de las complejidades económicas que pueden surgir en un caso de infracción de patentes, por ejemplo, el lucro cesante incremental, el lucro cesante por pérdida de ingresos y la erosión de los precios.

18. Considerar la aplicabilidad de los enfoques tradicionales de valoración. Tradicionalmente, las valoraciones se abordan sobre la base del coste, el mercado y los ingresos. Lo ideal sería considerar los tres enfoques. Sin embargo, muchos tasadores prefieren el enfoque de los ingresos para valorar propiedades únicas que generan ingresos, como las patentes.

El enfoque de costes rara vez es útil para las patentes, y el enfoque de mercado puede no ser relevante porque las patentes son únicas por definición y puede ser difícil identificar patentes comparables. Los CPA/ABV que sí utilizan un enfoque de mercado deben analizar detalladamente las patentes comparables, incluyendo sus diferencias legales, económicas y técnicas y los respectivos términos de su licencia o venta.

19. Hacer una valoración con enfoque de ingresos. Las variaciones de un enfoque basado en los ingresos para valorar las patentes pueden clasificarse a grandes rasgos como métodos basados en los cánones o en la contribución a los beneficios. La «contribución a los beneficios» se refiere a los beneficios atribuibles a una patente. El «canon» se refiere al flujo de ingresos que espera el titular de la patente en una transacción de licencia. El hecho de que un método de contribución a los beneficios o de regalías sea más apropiado en una situación determinada depende de la premisa de valor o de las operaciones futuras previstas; por ejemplo, si una patente se va a vender por separado o se va a utilizar como parte de una empresa en funcionamiento.

Otros factores importantes relacionados con la valoración de las patentes desde el punto de vista de los ingresos son

Las proyecciones de ventas. Éstas pueden basarse en un análisis de maximización de beneficios (véase la exposición) o en un historial si está disponible y es predictivo de los resultados futuros. Los índices de penetración de una patente joven pueden deberse al impacto inicial del producto más que a los derechos de patente. Si ese es el caso, los índices de penetración históricos podrían no ser aplicables a una previsión de flujo de caja descontado.

Tasa de descuento. La tasa de descuento debe reflejar adecuadamente los riesgos de una inversión en el flujo de beneficios previsto.

Para calcular los posibles ingresos incrementales o la contribución a los beneficios que se derivarán de una patente, resulta útil que los CPA/ABV consideren la ventaja de precio o la prima asociada a la venta del producto patentado y/o el ahorro de costes asociado al uso de la patente. Las investigaciones sobre el ahorro de costes buscan respuestas a la pregunta ¿Cuánto dinero se ahorraría un posible licenciante al utilizar el producto patentado? Las investigaciones sobre la prima del precio implican encontrar el punto de precio para maximizar los beneficios (véase la ilustración). Por lo general, una tasa de regalías negociada será inferior a la contribución total de beneficios económicos proyectados de una patente para proporcionar incentivos económicos tanto para el licenciante como para el licenciatario.

Los CPA/ABV también pueden basar su valoración en un análisis de flujo de caja descontado para cada una de las dos alternativas clave: con patente o sin ella. El análisis de flujo de caja descontado tendría en cuenta los gastos probables, los gastos de capital y las necesidades de capital de trabajo, y utilizaría una tasa de descuento coherente con la agresividad de los flujos de caja previstos, los costes de capital y los riesgos de la inversión. Los tasadores podrían entonces valorar la patente como la diferencia entre las dos alternativas.

20. Redactar el informe de valoración de la patente. Los informes deben documentar las patentes valoradas, las hipótesis realizadas y las limitaciones del análisis; los procedimientos seguidos y las conclusiones alcanzadas; y las cualificaciones de los miembros del equipo de valoración y sus respectivas contribuciones a la tasación. Si falta un miembro esencial del equipo -por ejemplo, si un abogado de patentes no participó en el proceso de evaluación- el informe debe revelar el posible impacto de esa ausencia como una limitación del análisis de valoración.

J. TIMOTHY CROMLEY, CPA, es un tasador superior acreditado en valoraciones de empresas, un ingeniero profesional y un abogado de patentes registrado en Estados Unidos. Presta servicios profesionales de valoración de empresas para transacciones, contabilidad e impuestos dentro del Grupo de Servicios de Asesoramiento en Valoración de JPMorgan Chase & Co. Las opiniones aquí expresadas son las del autor y no representan necesariamente las opiniones de su empleador o sus afiliados.